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Kanton:	BS
Fallnummer:	ZK.2018.3 (AG.2018.408)

Instanz:	Appellationsgericht
Abteilung:

Datum:	21.06.2018
Rechtskraft:

Leitsatz/Stichwort:	Verletzung von Markenrecht, UWG und URG
Schlagwörter:	Gesuch; Gesuchs; Gesuchsteller; Gesuchsgegnerin; Recht; Massnahme; Marke; Gesuchsgegnerinnen; Abtretung; Marken; Massnahmen; Zeichen; Schweiz; Verfahren; Gericht; Verletzung; Auflage; Nichtigkeit; Anspruch; Verbindung; Schutz; Appel; Appellationsgericht; Basel; Entscheid; Erlass; Voraussetzung
Rechtsnorm:	Art. 110 IPRG ;Art. 113 BGG ;Art. 122 IPRG ;Art. 42 BGG ;Art. 8 ZGB ;
Referenz BGE:	128 III 441; 130 III 478; 131 III 473; 133 II 393; 138 III 232; 138 III 378; 138 III 382; 141 III 376; 141 III 564;
Kommentar:	Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 91 OR, 2016

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt Einzelgericht

ZK.2018.3

ENTSCHEID

vom 21. Juni2018

Mitwirkende

Dr. Olivier Steiner

und Gerichtsschreiber PD Dr. Benedikt Seiler

Parteien

A____ Gesuchsteller 1

[...]

B____ Gesuchstellerin 2

[...]

C____ Gesuchstellerin 3

[...]

alle vertreten durch D____, Advokat,

[...]

gegen

E____ Gesuchsgegnerin 1

[...]

F____ Gesuchsgegnerin 2

[...]

G____ Gesuchsgegnerin 3

[...]

H____ Gesuchsgegnerin 4

[...]

alle vertreten durch I____, Rechtsanwalt, und/oder J____, Rechtsanwältin,

[...]

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahme

betreffend Markenrecht, Urheberrecht und Lauterkeitsrecht

Sachverhalt

Über die F____ (mit Sitz in Zürich, Gesuchsgegnerin2) betrieben die A____ (mit Sitz in Frankreich, Gesuchsgegnerin4), A____ (Gesuchsteller 1) und K____ bis Anfang 2017 im Rahmen einer geschäftlichen Partnerschaft verschiedene Modeboutiquen in der Schweiz. Am 3.Mai 2016 wurde zum Aufbau des Geschäfts mit Accessoires die [...] gegründet, welche heute unter B____ (mit Sitz in Basel, Gesuchstellerin2) firmiert. In der Folge wurde die Design-Agentur L____ (mit Sitz in Frankreich) beauftragt, ein Monogramm zu erstellen. Am 10.Mai 2016 präsentierte die L____ mehrere Monogramme, unter anderem die PROPOSITION003", welche unter anderem die Abbildung A enthält:

[ ] Abbildung A

Am 15.November 2016 gründeten der Gesuchsteller 1 und K____ die C____ (mit Sitz in Basel, Gesuchstellerin 3). Die Gesuchsgegnerin4 bzw. die von ihr zu 100% gehaltene Gesuchsgegnerin2 auf der einen Seite und der Gesuchsteller1 (allein mit K____ zusammen) auf der anderen Seite hielten gemeinsam die E____ (Gesuchsgegnerin1) und die Gesuchstellerin2. Mit Abtretungsvertrag vom 19.Januar 2017 übernahm die Gesuchsgegnerin 2 die Anteile des Gesuchstellers1 und von K____ an der Gesuchsgegnerin1. Mit Abtretungsvertrag vom 30.Januar 2017 übertrug die Gesuchsgegnerin2 ihren Aktienanteil an der Gesuchstellerin2 auf den Gesuchsteller1.

Bereits am 7.Juni 2016 liess der Gesuchsteller 1 die Abbildung A in der Schweiz als nationale Marke Nr. [...] für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 registrieren. Es wurde kein Widerspruchsverfahren gegen diese nationale Markenanmeldung eingeleitet. Gestützt auf diese nationale Marke hinterlegte der Gesuchsteller 1 am 24.Oktober 2016 (unter Wahrung der Priorität der Ersthinterlegung) bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine internationale Marke Nr. [...] für die Europäische Union für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25. Auch gegen diese Markenanmeldung wurde kein Widerspruchsverfahren eingeleitet. Seither wird diese Marke zur Kennzeichnung und Bewerbung von Waren der Gesuchstellerin2 und zudem als Enseigne im Schweizer Markt verwendet, anfänglich zur Bezeichnung diverser Geschäftslokale der Gesuchsgegnerin1, insbesondere der Geschäftslokale in Lausanne (seit August 2016) und Gstaad (seit Dezember 2016). Diese beiden Geschäftslokale wurden jedoch später im Zuge der Auflösung der partnerschaftlichen Anteilhabe an der Gesuchsgegnerin1 von dieser an die Gesuchstellerin 3 verkauft. Seit ihrer Gründung imNovember 2016 hat die Gesuchstellerin3 unter der vorgenannten Enseigne weitere Geschäftslokale in Basel und im Herbst 2017 auch in Genf eröffnet und gedenkt, dies auch inskünftig (im Herbst 2018) in Zürich zu tun. Am 20.April 2017 liess der Gesuchsteller1 die Abbildung A mit dem Wortzusatz [ ] in der Schweiz als kombinierte Wort-/Bildmarke Nr.[...] für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 18, 25 und 44 hinterlegen, wobei diesbezüglich ein Widerspruchsverfahren hängig ist.

Im Mai 2017 forderte die Gesuchsgegnerin4 die Gesuchsteller 1-3 und K____ auf, die Nutzung der Abbildung A zu unterlassen und verlangte die Übertragung der auf den Namen des Gesuchstellers1 eingetragenen Marken. Dieser Forderung kamen die Gesuchsteller 1-3 und K____ nicht nach. Mit Gesuch vom 19.Juli 2017 beantragten die Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4, es sei den Gesuchstellern 1-3, deren Organen sowie K____ jegliche Verfügung, Nutzung und Verwendung über die graphischen Werke unter anderem gemäss Abbildungen A vorsorglich mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Die beantragten Verbote und Anordnungen seien superprovisorisch anzuordnen. Mit Zwischenentscheid vom 21.Juli 2017 wies das Appellationsgericht das Gesuch vom 19.Juli 2017 um superprovisorische Anordnung der beantragten Verbote und Anordnungen ab. Nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels wies das Appellationsgericht mit Entscheid vom 14.Dezember 2017 (AGE ZK.2017.12) das Gesuch vom 19.Juli 2017 um Erlass vorsorglicher Massnahmen ab.

Mit Eingabe vom 18.Januar 2018 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine Schutzschrift ein für den Fall, dass die Gesuchsteller ein Gesuch um Erlass einer superprovisorischen Massnahme einreichen sollten. Mit Eingabe vom 6.März 2018 beantragten die Gesuchsteller, es sei den Gesuchsgegnerinnen unter Androhung von Straffolgen zu verbieten, Waren eines Modegeschäfts mit der Abbildung A in der Schweiz anzubieten, zu bewerben, zu verkaufen, in die Schweiz zu importieren, durch die Schweiz durchzuführen, aus der Schweiz zu exportieren sonst wie in der Schweiz in Verkehr zu bringen, und es seien die Gesuchsgegnerinnen zu verpflichten, die Abbildung A innert 5 Tagen aus ihren Modegeschäften in der Schweiz und von Internetseiten unter ihrer Kontrolle zu entfernen. Die beantragten Verbote und Anordnungen seien superprovisorisch anzuordnen. Mit Zwischenentscheid vom 8.März 2018 wies das Appellationsgericht das Gesuch um superprovisorische Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab. Mit Gesuchsantwort vom 9.April 2018 beantragen die Gesuchsgegnerinnen die Abweisung des Gesuchs vom 6.März 2018, soweit darauf einzutreten sei. Mit Eingaben vom 24.April 2018 und 17.Mai 2018 halten die Parteien an ihren Rechtsbegehren fest. Die Akten des Verfahrens [...] des Appellationsgerichts Basel-Stadt werden beigezogen.

Erwägungen

1. Zuständigkeit

1.1 Die örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs richtet sich nach dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG, SR291), falls der Kläger der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat, der Handlungs- Erfolgsort im Ausland liegt die Verletzung und/oder der Bestand (auch) ausländischer Immaterialgüterrechte geltend gemacht wird (Jegher/Vasella, in: Honsell et al.[Hrsg.], Basler Kommentar, 3.Auflage 2013, Art.109 IPRG N7). Die Gesuchsgegnerin 4 hat ihren statutarischen Sitz in Frankreich. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die internationale Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Lugano-Übereinkommen vom 30.Oktober 2007 (LugÜ, SR0.275.12). Zur Anordnung (vorprozessualer) vorsorglicher Massnahmen sind die schweizerischen Gerichte Behörden zuständig, die in der Hauptsache zuständig sind, die schweizerischen Gerichte und Behörden am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll (Art.10 lit. a und b IPRG; Art. 31 in Verbindung mit Art. 2 ff. LugÜ). Gemäss Art.2Ziff.1 LugÜ ist die beklagte Partei im Staat zu verklagen, in dem sie ihren Sitz hat bzw.bei Rechtshängigkeit hatte. Vorliegend haben die Gesuchsgegnerinnen1-3 ihren Sitz in der Schweiz. In Verbindung mit Art.2 LugÜ sowie Art.109 Abs.2 IPRG ist die internationale und örtliche Hauptsachen-Zuständigkeit der Gerichte in Basel-Stadt gegeben. Hinsichtlich der Gesuchsgegnerin4 ergibt sich die Zuständigkeit der Gerichte in Basel-Stadt aus Art.6 Ziff.1 LugÜ. Damit sind die Gerichte in Basel-Stadt für die Beurteilung des vorliegenden Gesuchs um Erlass vorsorglicher Massnahmen örtlich zuständig. Im Übrigen haben sich die Gesuchsgegnerinnen auf das Verfahren eingelassen (Art.24 LugÜ).

1.2 Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art.5 Abs.1 lit.a und Art.5 Abs.2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR272] in Verbindung mit §88 Abs.1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG154.100]). Im Bereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR241) ergibt sich dieselbe Zuständigkeit aus den erwähnten Bestimmungen in Verbindung mit Art.5 Abs.1 lit.d ZPO, sofern der Streitwert mindestens CHF30'000.- beträgt. Die Gesuchsgegnerinnen beziffern den Streitwert in ihrer Schutzschrift mit mindestens CHF500'000.- (vgl.Schutzschrift Rz.10). Die Gesuchsteller machen weder eigene Angaben zum Streitwert noch bestreiten sie die Schätzung der Gesuchsgegnerinnen. Ausgegangen wird im Folgenden von einem Streitwert von über CHF 500'000.-, zumal eine Einigung über den Streitwert auch stillschweigend erfolgen kann (Stein, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.Auflage, Zürich 2016Art.91 N 25 mit weiterem Hinweis).

2. Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen

2.1 Im internationalen Verhältnis untersteht der von der gesuchstellenden Partei behauptete zivilrechtliche Anspruch, dessen drohende bereits erfolgte Verletzung geltend gemacht wird, dem gemäss IPRG bzw. diesem vorgehenden völkerrechtlichen Verträgen (vgl.Art.1 Abs.2 IPRG) anwendbaren Recht. Ist vor diesem Hintergrund im Einzelfall ausländisches Recht anwendbar, hat die gesuchstellende Partei den Inhalt des ausländischen Rechts glaubhaft zu machen (Mächler-Erne/Wolf-Mettier, in: Basler Kommentar, 3.Auflage, 2013, Art.16 IPRG N20; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zürich 2013, §22 Rz.46; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3.Auflage, 2017, Art.261 ZPO N85; Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art.261 ZPO N23; vgl.BGer 5A_60/2013 vom 27.Mai 2013 E.3.2.1.2; Frick, in: Basler Kommentar, 3.Auflage, 2017, Art. 59 MSchG N8). Art.16 Abs.1 IPRG, wonach das anwendbare Recht von Amtes wegen festzustellen ist, gilt insofern nicht für das summarische Verfahren (vgl.Sprecher, a.a.O., Art.261 ZPO N85; Staehelin/Staehelin/Grolimund, a.a.O., §22 Rz.46). Insbesondere ist das angerufene Gericht nicht gehalten, von allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Feststellung des ausländischen Rechts Gebrauch zu machen, wie es der Sachrichter im Hauptverfahren tun würde (BGer4A_336/2008 vom 2.September 2008 E.5.2 mit weiteren Hinweisen).

Die übrigen (prozessualen) Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen werden aufgrund der schweizerischen lex fori, d.h. nach Massgabe von Art.261ff. ZPO, geprüft (Huber, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3.Auflage, Zürich 2016, Art.261 N47; Güngerich, a.a.O., Art.261 ZPO N26). Demnach trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr (nach Massgabe der anwendbaren Rechtsordnung) zustehender zivilrechtlicher Anspruch verletzt ist eine Verletzung zu befürchten ist, und dass aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art.261 Abs.1 ZPO). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, prüft das Gericht summarisch. Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, so insbesondere ein Verbot (Art.262 lit.a ZPO). Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein (Huber, a.a.O., Art.261 ZPO N23).

2.2 Eine umfassende Interessenabwägung ist bei allen vorsorglichen Massnahmen unabdingbar. Je einschneidender die vorsorgliche Massnahme die eingeklagte Partei treffen kann, desto höhere Anforderungen sind an die Begründetheit des Begehrens in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu stellen (BGE 131 III 473 S.478). Nach der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das Gericht keine vorsorgliche Massnahme anordnen, die ihrer Natur nach einen definitiven Entscheid über den zu schützenden Anspruch beinhaltet (BGE 141 III 564 E.4.2.2 S.568; vgl.AGE ZB.2017.1 vom 29.März 2017 E.3.2.3; AGE ZB.2017.29 vom 14.September 2017 E.4.7). Leistungsmassnahmen auf vorzeitige vorläufige Vollstreckung, die praktisch eine definitive Wirkung haben, sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zwar nicht ausgeschlossen. Da sie die Rechtsstellung des Gesuchsgegners besonders stark beeinträchtigen, gelten für solche Massnahmen aber bezüglich aller Voraussetzungen erheblich höhere Anforderungen als im Allgemeinen und sind solche Massnahmen nur restriktiv anzuordnen (BGE 138 III 378 E.6.4 S.381; BGE 131 III 473 E.2.3 S.476 f.und E.3.2 S.478 f.). Hinsichtlich der Voraussetzung des bestehenden zivilrechtlichen Anspruchs ist bei vorsorglichen Massnahmen, welche die Vollstreckung des Hauptanspruchs vorwegnehmen, zu verlangen, dass der Anspruch als aussichtsreich erscheint (HGer BE, in: CAN 2013 Nr.80 S.214; Huber, a.a.O. Art.261 N 25c; vgl.auch KGer GR ZK2 16 26 vom 3. November 2016 E.5.b). Hinsichtlich der Voraussetzung der Gefährdung Verletzung dieses aussichtsreichen zivilrechtlichen Anspruchs ist in derartigen Fällen sodann eine offensichtliche Verletzung vorauszusetzen (Entscheid des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 2.März 2005, in: sic! 2005, S.816 ff. E.3.a und 4.a; Altenpohl, Basler Kommentar OR II, 5.Auflage, 2016, Art.956 OR N14 mit weiteren Hinweisen).

Im Verfahren ZK.2017.12, in welchem die Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 den Gesuchstellern1-3 des vorliegenden Verfahrens jegliche Nutzung und Verwendung des streitgegenständlichen Zeichens im Rahmen einer vorsorglichen Massnahmen verbieten lassen wollten, ging das Appellationsgericht von diesen erhöhten Voraussetzungen an das Glaubhaftmachen aus. Begründet wurde dies damit, dass die beantragte vorsorgliche Massnahme auf einen definitiven Rechtsschutz hinausliefe, zumal die beantragte Unterlassung des Gebrauchs der streitgegenständlichen Marken einem Wechsel des Firmennamens gleichgekommen wäre, was praktisch nicht mehr hätte rückgängig gemacht werden können (AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E.3.2). Im vorliegenden Verfahren unterscheidet sich die Situation insofern, als die Gesuchsgegnerinnen das Zeichen [...] nicht in ihren Firmennamen verwenden, die Gutheissung des Gesuchs somit nicht zu einem kaum rückgängig zu machenden Wechsel im Firmennamen führen würde. Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist daher vorliegend nicht zu verlangen, dass eine offensichtliche Verletzung eines aussichtsreichen Anspruchs vorliegt. Dennoch hätte die Gutheissung des Gesuchs eine starke Beeinträchtigung der Rechtsstellung der Gesuchsgegnerinnen zur Folge (vgl.Schutzschrift Rz.51; Gesuchsantwort Rz.82), weshalb hinsichtlich aller Voraussetzungen höhere Anforderungen als im Allgemeinen zu gelten haben. Insofern stellen sich die Gesuchsteller zu Unrecht auf den Standpunkt, dass es für die Gutheissung der beantragten Massnahme genüge, wenn sich der Anspruch nach einer summarischen Prüfung als nicht aussichtslos erweise (vgl.Replik Rz.83).

3. Markenrecht

3.1 Nach Massgabe von Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des Staates, für den der Schutz der Immaterialgüter beansprucht wird. Die Gesuchsteller stützen ihr Gesuch primär auf das behauptete Markenrecht des Gesuchstellers1. Die Beurteilung des markenrechtlich geltend gemachten Anspruchs und die behauptete Verletzung desselben erfolgt somit im Licht des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SG232.11). Bereits am 7. Juni 2016 liess der Gesuchsteller 1 das streitgegenständliche Zeichen in der Schweiz als nationale Marke Nr. [...] für Waren der Klassen 9, 14, 18 und 25 eintragen (Gesuchsbeilage 14). Es wurde kein Widerspruchsverfahren gegen die nationale Markenanmeldung eingeleitet. Daraus leiten die Gesuchsteller ab, dass der Gesuchsteller1 ein prioritäres Markenrecht am streitgegenständlichen Zeichen und damit das ausschliessliche Recht habe, die Marke zur Kennzeichnung von Waren, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Damit könne er gemäss Art.13 Abs.2 in Verbindung mit Art.3 Abs. 1 lit.a MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu verwenden, das mit seiner prioritären Marke identisch sei und für die gleichen Waren bestimmt sei (Gesuch Rz.65 ff.).

Die Gesuchsgegnerinnen stellen sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die Eintragung des streitgegenständlichen Zeichens unrechtmässig erfolgt sei, diese somit eine unzulässige Markenanmassung gemäss Art.53 in Verbindung mit Art.4 MSchG darstelle und die vorgenommene Markeneintragung folglich nichtig sei (Schutzschrift Rz. 45 ff.; Gesuchsantwort Rz.76 ff. und 99 ff.).

3.2 Als öffentliches Register erbringt das Markenschutzregister für die durch den Registereintrag bezeugten Tatsachen grundsätzlich den vollen Beweis (Art. 9 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR210]). Die Tragweite der Vermutung der Richtigkeit von Eintragungen in öffentlichen Registern hängt jedoch davon ab, welche Tatsachen sie bezeugen (vgl. insbesondere BGE 130 III 478 E. 3.3 S. 480 f., wonach diese Vermutung im Zusammenhang der Verkehrsdurchsetzung entfällt, weil das IGE diesbezüglich blosses Glaubhaftmachen genügen lässt). Die zivilrechtliche Verfügungsbefugnis über das angemeldete Zeichen wird im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht überprüft (Marbach, in: vonBüren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III/1: Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009 N 1074). Folglich kann diesbezüglich keine Vermutung aus dem Eintrag hergeleitet werden. Die Eintragung in das Markenregister belegt somit keine materielle Berechtigung am eingetragenen Zeichen (Marbach, a.a.O., N 1236). Daran ändert auch nichts, wenn die Einleitung eines Widerspruchsverfahren versäumt wird, da im Widerspruchsverfahren lediglich die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 MschG) geprüft werden und dem Entscheid im Widerspruchsverfahren aufgrund des beschränkten Beweismasses (vgl.Volken, in: Basler Kommentar, 3.Auflage, 2016, Art.31 MSchG N 9; Marbach, a.a.O., N 1176) in einem allfälligen Zivilprozess keine Bindungswirkung zukommt (vgl.Marbach, a.a.O, N1176; BGE 128 III 441 [zur Nichtigerklärung einer Marke im Zivilprozess trotz vorgängiger Abweisung eines gegen dieselbe Marke gerichteten Widerspruchs]). Alle anderen privatrechtlichen Konflikte sind zum Vornherein nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahren und können nur vor dem Hintergrund eines umfassenden Beweisverfahrens beurteilt werden, weshalb der Entscheid insoweit dem Zivilrichter vorbehalten bleibt (vgl.Marbach, a.a.O., N 1075).

Die Tatsache, dass der Gesuchsteller 1 als Inhaber des Markenrechts eingetragen ist und dass die Gesuchsgegnerinnen kein Widerspruchsverfahren eingeleitet haben, führt nach dem Ausgeführten nicht dazu, dass die Gesuchsgegnerinnen vorliegend nicht mehr vorbringen könnten, dass der Gesuchsteller 1 keine Befugnis zur Markeneintragung hatte. Der Eintrag begründet auch keine Vermutung, wonach der Gesuchsteller 1 die materielle Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen innehat. Vielmehr gilt die allgemeine Regel (Art. 8 ZGB). Dementsprechend haben die Gesuchsteller zunächst ihre materielle Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen glaubhaft darzulegen. Der Umstand, dass der Gesuchsteller 1 als Inhaber der streitgegenständlichen Marke im Markenregister eingetragen ist, hat keine Beweislastumkehr in dem Sinn zur Folge, dass die Gesuchsgegnerinnen die fehlende Berechtigung des Gesuchstellers 1 zu beweisen hätten.

3.3

3.3.1 Im Verfahren ZK.2017.12 hatten die Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 zwei Abtretungserklärungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 (Beilage 13 zur Gesuchsantwort) ins Recht gelegt, um nachzuweisen, dass die originäre Schöpferin des streitgegenständlichen Zeichens, die L____, die entsprechenden umfassenden und exklusiven urheberrechtlichen Nutzungsrechte nach Massgabe des gemäss Art.110 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 122 Abs. 1 IPRG anwendbaren französischen Rechts an die Gesuchsgegnerin4 abgetreten habe. Dagegen hatten die Gesuchsteller mit Verweis auf Art. 131-3 des Code de la propriété intellectuelle français (CPI) und dem dazu ergangenen Entscheid der Cour de Cassation vom 7. Januar 2015 (N°de pourvoi: 13-20224) die Formnichtigkeit dieser Abtretungserklärungen eingewendet. Gestützt auf diese Einwendung und den Entscheid des Tribunal de Grande Instance de Paris vom 19.Juni 2015 (N° de pourvoi: 2012/08938) erachtete das Appellationsgericht die Nichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 als glaubhaft dargelegt, weshalb es die Wirksamkeit der beiden Abtretungserklärungen als glaubhaft bestritten erachtete. Damit gelang es den Gesuchsgegnerinnen 1, 3 und 4 im Verfahren ZK.2017.12 nicht, die bessere urheberrechtliche Berechtigung der Gesuchsgegnerin4 am streitgegenständlichen Zeichen im Zeitpunkt der Markenhinterlegungen durch den Gesuchsteller 1 glaubhaft zu machen (AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E.5.2).

Die Gesuchsteller bringen im vorliegenden Verfahren vor, dass die M____ die Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen im Nachgang zum Verfahren ZK.2017.12 mit Abtretungsvereinbarung vom 22. Dezember 2017 (Gesuchsbeilage22) an die Gesuchstellerin2 abgetreten habe (Gesuch Rz.41 und 85 ff.). Gegen die Gültigkeit dieser Abtretungsvereinbarung wenden die Gesuchsgegnerinnen nun ihrerseits mit Verweis auf die französische Rechtsprechung (Entscheid der Cour d'Appel de Paris vom 7.Februar 2014 [N° de pourvoi 13/10689] und vom 19. November 1999 [PIBD2000, 694 III 144] = Beilagen zur Schutzschrift 37 und 38) ein, dass nach dem französischen Code Civile (CC) eine allfällige Nichtigkeit einer solchen Abtretungserklärung von Nutzungsrechten nur vom Urheber, d.h. vorliegend von der M____, angerufen bzw. gerichtlich geltend gemacht werden könne (sog. relative Nichtigkeit [nullité relative]) und dass eine gerichtliche Berücksichtigung der Nichtigkeit von Amtes wegen ausgeschlossen sei. Damit sei die Abtretung vom 10.Mai 2016 der M____ an die Gesuchsgegnerin4 im Verhältnis zu Drittparteien rechtsgültig, selbst wenn diese mit einem Formmangel behaftet sei, zumal die M____ eine allfällige Nichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 nie gerichtlich geltend gemacht habe. Da diese Abtretungserklärungen die exklusive Abtretung der Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen beinhalteten, sei die Abtretungserklärung vom 22.Dezember 2017 nicht rechtsgültig zustande gekommen, denn die nämlichen Rechte könnten nicht ein zweites Mal an eine andere Partei abgetreten werden (Schutzschrift Rz.38 ff.; Gesuchsantwort Rz.36 ff., 51 und 94 ff.; Duplik Rz.15). Die Gesuchsteller bestreiten diese Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen zum französischen Recht, indem sie ausführen, dass sich diese Rechtsprechung nur auf bestimmte, vorliegend nicht einschlägige Konstellationen beziehe (Replik Rz.18 ff.), was von den Gesuchsgegnerinnen bestritten wird (Duplik, Rz.15).

3.3.2 Das Appellationsgericht hat in AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E.5.3 gestützt auf die damaligen Ausführungen der Parteien zum französischen Recht und den eigenen Abklärungen zu den vorgebrachten Hinweisen ausgeführt, dass es die Formnichtigkeit der Abtretungserklärungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 als glaubhaft erachte. Die (Un-)Wirksamkeit dieser Abtretungen ist auch für die sich im vorliegenden Fall stellende Frage der Wirksamkeit der Abtretung vom 22.Dezember 2017 von Bedeutung. Hinsichtlich der Wirksamkeit der Abtretungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 bringen die Parteien neue Hinweise zum französischen Recht vor, welche im Verfahren ZK.2017.12 nicht beurteilt wurden. Damit stellt sich die Frage, ob das Appellationsgericht im vorliegenden Fall diese neuen Vorbringen berücksichtigen und allenfalls auf seine Einschätzung in AGE ZK.2017.12 vom 14.Dezember 2017 E. 5.3 zurückkommen darf.

Einem Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kommt nur beschränkte Rechtskraft zu. Die neuere Rechtsprechung spricht explizit nur noch von formeller, nicht aber von materieller Rechtskraft (BGE 138 III 382 E. 3.2.1 S. 385 betreffend Arrestentscheid als vorsorgliche Massnahme; BGE 133 II 393 E. 5.1 S. 396 betreffend Eheschutzmassnahmen). Indes wird festgehalten, dass einem neuen Gesuch der Einwand der res iudicata dann entgegensteht, wenn es auf dem völlig gleichen Sachverhalt beruht wie ein früheres Begehren (BGE 141 III 376 E. 3.3.4 S. 381; BGE 138 III 382 E. 3.2.2 S.385 je mit Hinweisen; AGE BEZ.2018.18 vom 16. Mai 2018 E. 3.2).

Im vorliegenden Fall machen die Gesuchsgegnerinnen hinsichtlich des französischen Rechts im Vergleich zum Verfahren ZK.2017.12 neue Ausführungen. Auch wenn ausländisches Recht, das im Inland angewendet werden soll, nicht Tatsachen-, sondern Normcharakter hat (vgl.BGE 138 III 232 ff. E. 4.2.4), ist der Fall in Bezug auf die Rechtskraftwirkung von vorsorglichen Massnahmen vergleichbar mit einem zweiten Massnahmegesuch, mit welchem neue Tatsachen geltend gemacht werden, zumal das ausländische Recht in Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht von Amtes wegen anzuwenden, sondern von den Parteien glaubhaft zu machen ist (vgl. oben E.2.1). Im Übrigen machen die Gesuchsteller nicht nur neue rechtliche Ausführungen, sondern bringen auch neue Tatsachen vor (vgl. oben E.3.3.1). Damit steht fest, dass hinsichtlich der Beurteilung der Wirksamkeit der Abtretungserklärungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 keine Bindung an AGE ZK.2017.12 vom 14. Dezember 2017 E.5.3 besteht und die neuen Vorbringen zum französischen Recht vorliegend zu berücksichtigen sind.

3.3.3 Die Überprüfung des von den Gesuchsgegnerinnen vorgebrachten Einwands, wonach das Nichteinhalten der Formvorschriften gemäss Art.131-3 CPI lediglich eine relative Nichtigkeit zur Folge habe, ergibt, dass die Nichtigkeit sowohl im Fall der nullité absolue wie auch im Fall der nullité relative auf dem Weg der Nichtigkeitsklage durchgesetzt werden muss. Art. 1178-1 CC hält in allgemeiner Weise fest, dass die Nichtigkeit durch das Gericht ausgesprochen werden muss, sofern sich die Parteien hierüber nicht einig sind (La nullité doit être prononcéee par le juge, à moins que les parties ne la constatent dun commun accord). Die Unterscheidung zwischen nullité absolue und nullité relative wirkt sich auf die Geltendmachung der Nichtigkeit hinsichtlich des berechtigten Personenkreises und der Verjährung der Klagemöglichkeit aus. Während die nullité relative allgemein nur jene Personen geltend machen können, deren Schutz die verletzte Rechtsvorschrift dient, kann die nullité absolue grundsätzlich von jedermann geltend gemacht werden (Art.1180 f. CC; Leveneur, Code Civil, 37.Auflage, Paris 2018, S.810; Terré/Lequette/Simler, Droit civil, Les obligations, 11. Auflage, Paris 2013, Rz.394; Ferid/Sonnenberger, Das Französische Zivilrecht, Band 1/1, Erster Teil: Allgemeine Lehren des Französischen Zivilrechts: Einführung und Allgemeiner Teil des Zivilrechts, 2. Auflage, Heidelberg 1994, Rz. 1 F 912 und Rz. 1 F 916). Hinsichtlich der Nichtigkeit im Sinn des hier einschlägigen Art.131-3 CPIwird auch in der Literatur in allgemeiner Weise ausgeführt, dass die Verletzung dieser Bestimmung die nullité relative zur Folge habe. Demnach darf sich nur der Urheber auf die Nichtigkeit berufen, nicht aber etwa eine am Akt der Abtretung nicht beteiligte Gesellschaft (Sirinelli/Durrande/La-treille/Daleau, Code de la propriété intellectuelle, Dalloz, 15.Auflage, Paris 2015, S.219, Art.L. 131-3 N15 mit weiteren Hinweisen). Dass sich der Anwendungsbereich der nullité relative im vorliegenden Kontext nur auf Fälschungstatbestände beschränkt, wie die Gesuchsteller behaupten (Replik Rz.20 ff.), geht aus der zitierten Rechtsprechung und Literatur nicht hervor.

Somit haben die Gesuchsgegnerinnen nunmehr glaubhaft gemacht, dass die Abtretungen an die Gesuchsgegnerin2 vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 nach Massgabe des französischen Rechts mangels gerichtlicher Geltendmachung der Nichtigkeit durch die M____ auch bei Vorliegen eines Formmangels nach wie vor gültig sind. Damit haben sie glaubhaft gemacht, dass die M____ bis zu einer allfälligen, vom Gericht auszusprechenden Nichtigkeit der Abtretungen vom 19.April 2016 und vom 10.Mai 2016 die Urheberrechte am streitgegenständlichen Zeichen nicht erneut hat abtreten können, womit sie die Wirksamkeit der Abtretung an die Gesuchstellerin4 vom 22.Dezember 2017 glaubhaft bestritten haben.

3.3.4 Marken, die ohne Zustimmung des Inhabers (d.h.derjenigen Person, die als am fraglichen Zeichen besser berechtigt anzusehen ist, vgl.Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), Markenschutzgesetz [MSchG], 2.Auflage, Bern 2017, Art. 4 N5; Städeli, in: Basler Kommentar, 3.Auflage, 2016, Art. 4 MSchG N 1) auf den Namen von Agenten, Vertretern anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben, geniessen keinen Schutz. Wie vorstehend ausgeführt (vgl.E.3.3.3), haben die Gesuchsgegnerinnen glaubhaft bestritten, dass den Gesuchstellern die bessere Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen zukommt und die Markenhinterlegung vom 7.Juni 2016 rechtmässig erfolgte. Demgemäss erweist es sich als möglich, dass der Gesuchsteller1 als lediglich formeller (angemasster) Inhaber der vorliegenden Marke anzusehen ist. Dementsprechend sind die Gesuchsteller im Rahmen dieses Verfahrens nicht in der Lage, einen markenrechtlichen Anspruch gemäss Art.13 MSchG und damit auch nicht die Verletzung eines solchen glaubhaft darzulegen. Damit fehlt es an einer zentralen Voraussetzung für den Erlass der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen (vgl.David et al., in: vonBüren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, BandI/2, 3.Auflage, Bern 2012, N656).

4. Lauterkeitsrecht

Die Gesuchsteller machen sodann Ansprüche aus der Verletzung des UWG geltend (Gesuch Rz.77 ff. und Rz.81 ff.). Angesichts der Tatsache, dass die bessere materielle Berechtigung am streitgegenständlichen Zeichen von den Gesuchstellern nicht glaubhaft gemacht werden kann (vgl. E.3.3.3), scheitern die Gesuchsteller bereits am Glaubhaftmachen eines lauterkeitsrechtlichen Anspruchs und dessen Verletzung. Vor diesem Hintergrund vermögen die Gesuchsteller auch nicht ihre Aktivlegitimation zur Einleitung von zivilrechtlichen Schritten gegen unlautere Handlungen gemäss Art.9 Abs. 1 UWG glaubhaft darzutun. Damit fehlt es auch in diesem Punkt an einer zentralen Voraussetzung für den Erlass der vorliegend beantragten vorsorglichen Massnahmen (vgl.David et al., a.a.O., N656).

5. Urheberrecht

Schliesslich machen die Gesuchsteller Ansprüche aus der Verletzung des behaupteten Urheberrechts der Gesuchstellerin 2 am streitgegenständlichen Zeichen geltend (Gesuch Rz.85 ff.; zur urheberrechtlichen Schutzwürdigkeit des streitgegenständlichen Zeichens vgl.AGE ZK.2017.12 vom 14.Dezember 2017 E.5.2). Da die Gesuchsgegnerinnen die Unwirksamkeit der Abtretungserklärung vom 22.Dezember 2017 im Licht des anwendbaren französischen Urheberrechts glaubhaft bestritten haben (vgl.E.3.3.3), gelingt es den Gesuchstellern im vorliegenden Verfahren nicht, ihre bessere urheberrechtliche Berechtigung an den streitgegenständlichen Zeichen glaubhaft zu machen. Somit ist auch die Verletzung des behaupteten urheberrechtlichen Anspruchs der Gesuchsteller nicht glaubhaft gemacht, welche Grundlage für die Anordnung von Massnahmen im Sinn von Art.65 URG bilden könnten.

6. Entscheid und Prozesskosten

6.1 Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mangels Glaubhaftmachung eines zivilrechtlichen Anspruchs bzw. einer Verletzung der angeblichen Rechte der Gesuchsteller abzuweisen ist.

6.2 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die Prozesskosten den unterliegenden Gesuchstellerinnen in solidarischer Verbindung auferlegt (Art.106 Abs.1 ZPO). Die Gerichtskosten werden mit CHF 12000.- festgesetzt (§ 11 Abs.1 und §10 Abs. 1 des Reglements über die Gerichtsgebühren [GGR, SG 154.810]).

Bei einem Streitwert von über CHF 500000.- bis CHF1000000.- beträgt das Grundhonorar CHF28600.- bis CHF48000.- (vgl.§ 11 in Verbindung mit § 4 Abs.1 lit. b der Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt [HO, SG291.400]). Aufgrund der Reduktion von einem Drittel für das summarische Verfahren (§10 Abs.2 HO) ergibt sich eine Parteientschädigung von CHF19067.- bis CHF32000.-. Vorliegend wird die Parteientschädigung auf CHF20000.- festgelegt (vgl.§ 2 Abs. 1 HO). Diese wird ohne Mehrwertsteuer zugesprochen, da die Gesuchsgegnerinnen 1-4 mehrwertsteuerpflichtig sind und die ihnen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer somit von ihrer eigenen Mehrwertsteuerrechnung in Abzug bringen können.

Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Einzelgericht):

://: Das Gesuch vom 6.März 2018 um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.

Die Gesuchsteller 1-3 tragen die Gerichtskosten von CHF 12000.- in solidarischer Verbindung.

Die Gesuchsteller 1-3 bezahlen in solidarischer Verbindung Gesuchsgegnerinnen 1-4 eine Parteientschädigung von CHF 20000.- (inklusive Auslagen).

Mitteilung an:

- Gesuchsteller 1-3

- Gesuchsgegnerinnen 1-4

- Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT

Der Gerichtsschreiber

PD Dr. Benedikt Seiler

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Zivilsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerecht dem Bundesgericht (1000 Lausanne 14) einzureichen. Für die Anforderungen an deren Inhalt wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.

Ob an Stelle der Beschwerde in Zivilsachen ein anderes Rechtsmittel in Frage kommt (z.B. die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 BGG), ergibt sich aus den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Wird sowohl Beschwerde in Zivilsachen als auch Verfassungsbeschwerde erhoben, sind beide Rechtsmittel in der gleichen Rechtsschrift einzureichen.