Kanton: | ZH |
Fallnummer: | HG200115 |
Instanz: | Handelsgericht des Kantons Zürich |
Abteilung: | - |
Datum: | 09.11.2022 |
Rechtskraft: | Weiterzug ans Bundesgericht, 4A_570/2022 |
Leitsatz/Stichwort: | Markenrecht / Namensrecht / Firmenrecht / UWG |
Zusammenfassung : | Es handelt sich um einen Rechtsstreit bezüglich Erbteilung und Vorabverteilung, bei dem A.________ als Klägerin und Berufungsführerin gegen C.________ und E.________ als Beklagte und Berufungsgegner vorgeht. Es geht um die Verteilung des Nachlasses und um Auskunftserteilung im Zusammenhang mit Aktienkäufen. Das Bezirksgericht wies das Begehren um Abschlagszahlung ab und verpflichtete E.________ zur Auskunftserteilung. Es gab verschiedene Ausgleichsansprüche und Unstimmigkeiten bezüglich der Liegenschaften. Die Berufungsführerin beantragte Abschlagszahlungen und die Versteigerung einer Liegenschaft, was jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden der Berufungsführerin auferlegt. Die Entscheidung des Bezirksgerichts wurde in der Berufung bestätigt, wobei die Kosten des Berufungsverfahrens der Berufungsführerin auferlegt wurden. Die Berufungsführerin muss die Berufungsgegner angemessen entschädigen. Der Streitwert beträgt ca. Fr. 1.2 Mio. |
Schlagwörter : | Recht; Beklagten; Rechtsbegehren; Klägerinnen; Internet; Zeichen; Schweiz; Richt; Marke; Urteil; Marken; Unterlassung; Bundesgericht; Präsenz; Domain; Präsenzen; Gebrauch; Adressen; Dienstleistungen; Namens; -Präsenzen; Internetpräsenz; -Adressen; Internetseite; Anspruch; Bezug; Unterlassungserklärung; ://twittercom/A; Namensrecht |
Rechtsnorm: | Art. 106 ZPO ; Art. 111 ZPO ; Art. 136 IPRG ; Art. 159 ZPO ; Art. 229 ZPO ; Art. 236 ZPO ; Art. 29 ZGB ; Art. 292 StGB ; Art. 956 OR ; Art. 96 ZPO ; |
Referenz BGE: | 102 II 305; 107 II 356; 116 II 357; 117 II 575; 122 III 369; 122 III 382; 124 III 72; 125 III 91; 126 III 239; 127 II 160; 127 III 160; 128 III 353; 128 III 401; 128 III 96; 130 III 113; 131 III 572; 131 III 91; 135 III 334; 140 III 297; 142 I 93; 143 IV 214; 146 III 225; 146 III 416; |
Kommentar: | Bühler, Noth, Thouvenin, Hand zum Markenschutzgesetz, Art. 13 OR ZG, 2017 |
Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG200115-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichterin, Dr. Claudia Bühler, Vizepräsidentin, und Oberrichterin Flurina Schorta, die Handelsrichter Prof. Dr. Mischa Senn, Stefan Vogler, Dr. Esther Nägeli, sowie die Gerichtsschreiberin Dr. Corina Bötschi
Beschluss und Urteil vom 9. November 2022
in Sachen
A. KGaA,
A. (Schweiz) AG, Klägerinnen
1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X1. 1, 2 vertreten durch Rechtsanwalt MLaw X2.
gegen
A. & Co. Inc.,
A. B. LLC,
C. A. B. AG,
D. GmbH,
C. E. GmbH, Beklagte
1, 2, 3, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. et Dipl. Natw. Y1.
1, 2, 3, 4, 5 vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur., MJur Y2.
betreffend Markenrecht / Namensrecht / Firmenrecht / UWG
Ursprüngliches Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 3 ff.)
1. a)
Es seien die Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer
Busse von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall
zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle technischen Vorkehrungen zu treffen
und umzusetzen (oder treffen und umsetzen zu lassen), welche notwendig sind, dass sämtliche Anfragen
von Internetnutzern über Schweizer IP-Adressen auf
die Domain A. .com und/oder deren Unterseiten (insbesondere durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) unverzüglich und direkt auf die von der Klägerin 1 betriebenen
Webseite www.A. group.com (bzw. auf jeden anderen durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server
und die darauf gehostete(n) lnternetseite(n)) umgeleitet
werden, ohne dass die Internet-Nutzer aus der Schweiz dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen können.
b) eventualiter zu 1 a):
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung ge-
mäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art.
343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des
Urteils über die Domain A. .com und/oder deren mit
dem Bestandteil A. gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder
durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Internetnutzer über Schweizer IP-Adressen erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen.
2. Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder
einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Domains und/oder deren mit dem Bestandteil A. gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch Eingabe der Domain in der
Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von
Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Internetnutzer über Schweizer IP-Adressen erfolgen, zugänglich
zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen:
- A. -E. _.com
- A. F. .com
- A. G. .com
- A. H. .com
- A. I. .com
- A. J. .com
- A. K. _.com
- A. L. .com
3.
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1 '000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder
einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30
Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die folgenden Internet-Adressen
Inhalte für Anfragen, die (insbesondere durch
Eingabe der Adresse in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse) durch Internetnutzer über Schweizer
IP-Adressen erfolgen, zugänglich zu machen und/oder
zugänglich machen zu lassen:
facebook. com/A. M.
facebook. com/A. N.
facebook.com/A. L.
facebook.com/A. Manual
facebook.com/A. O.
facebook.com/A. P.
facebook.com/A. Q.
facebook.com/A. J.
youtube.com/user/A.
youtube.com/user/A. E.
4.
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse
von CHF 1'000 für Jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30
Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die nachfolgenden Internet-Adressen Nachrichten und/oder Werbung
an Nutzer mit Schweizer IP-Adressen zu senden bzw. zu richten:
twitter.com/A.
twitter.com/A. L.
twitter.com/A. N. 1
twitter.com/A. E'.
twitter.com/A. R.
twitter.com/A. S.
twitter.com/A. O.
twitter.com/A. P.
twitter.com/A. Q.
twitter.com/A. J.
linkedin.com/company/A.
linkedin.com/company/A. -E.
linkedln.com/company/A. -Corporate-Responsibility
5.
Es sei den Beklagten 1 und 2 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse
von CHF 1 '000 für jeden Tag der Nichterfüllung jeder einzelnen Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30
Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz (insbesondere auch auf Internetseiten und den Social Media
Präsenzen Facebook, YouTube, Twitter und Linkedln sofern die Seiten bzw. Präsenzen von Schweizer
IP-Adressen aus abrufbar sind) im geschäftlichen Verkehr
die folgenden Kennzeichen zu gebrauchen:
A. bzw. A. (in Alleinstellung)
- A. & Co., lnc.
- A. & Co. [div. Logos]
A. .com
- A. -E. _.com
A. H. .com
A. I. .com
A. J. .com
A. K. .com
A. L. .com
A. manual.com bzw. A. manuals.com
6.
Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Busse von CHF 1'000 für jeden Tag jeder einzelnen Nichterfüllung der Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf der
über die Domain C. .ch abrufbaren sowie auf jeder anderen von ihnen direkt indirekt betriebenen Internetseite, die von Schweizer IP-Adressen aus abrufbar
ist, Hyperlinks derart zu setzen setzen zu lassen, dass diese auf die Webseiten der Beklagten 1 und
2 weiterleiten; soweit auf den dadurch verlinkten Seiten Kennzeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 verwendet werden.
7.
Es sei den Beklagten 3, 4 und 5 unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung
gemäss Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer
Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung
der Verpflichtung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, E-Mail-Adressen mit
dem Bestandteil @A. .com in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
8.
Es seien die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteil des Handelsgerichts Zürich, Teile daraus, innert
30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Umfang von einer halben Seite und auf Kosten der Beklagten in einer beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane zu veröffentlichen:
Neue Zürcher Zeitung
Le Temps
Corriere del Ticino
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.
(act. 43 S. 3 ff.)
1. a
Es seien die Beklagten 1 und 2 zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle technischen Vorkehrungen zu treffen und umzusetzen (oder treffen und umsetzen zu lassen), welche notwendig sind, damit sämtliche Anfragen von Personen In der Schweiz auf die Domain
A. .com und/oder deren Unterseiten (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) unverzüglich und direkt auf die von der Klägerin 1 betriebene Webseite www.A. group.com (bzw. auf jeden anderen durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server
und die darauf gehostete(n) lnternetseite(n)) umgeleitet werden, ohne dass die Personen in der
Schweiz dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen können, wobei diese Verpflichtung als erfüllt gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 bspw. eine Geoblocking-
Technologie zwecks Umleitung von Anfragen
von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer
Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T. ,
(II} eine CDN-Software von U. mit Geo-lP-Datenbank, (iii) eine
gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig
jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse umleitet.
b) eventualiter zu 1.a):
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die Domain A. .com und/oder deren mit
dem Bestandteil A. gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch
Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Personen in
der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen
und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen in der
Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologle zwecks
Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit
einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T. , (ii) eine CDN-Software
von U. mit Geo-lP-Datenbank, (iii) eine gleichwertige Technologie,
wobei als gleichwertig jede Technologie gilt,
die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert.
2.
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Domains und/oder deren mit
dem Bestandteil A. gekennzeichneten Unterseiten Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch
Eingabe der Domain In der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit
der entsprechenden Domain) durch Personen in
der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen In der
Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T. , (ii) eine CDN-Software
von U. mit Geo-lP-Datenbank, (iii) eine gleichwertige Technologie,
wobei als gleichwertig jede Technologie gilt,
die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert:
A. -E. .com
A. F. .com
A. G. .com
A. _H. .com
A. _I. .com
A. J. .com
A. _K. _.com
A. L. .com
A. P. .com
A. manuals.com
3.
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die folgenden Internetadressen Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Adresse in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu
lassen, wobei ein Inhalt bspw. dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt,
wenn die Beklagten 1 und 2 auf Facebook bzw.
YouTube sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen
für Personen in der Schweiz Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden
oder anwenden lassen, um deren Anfragen zu blockieren:
facebook.com/A. M.
facebook.com/A. N.
facebook.com/A. L.
facebook.com/A. Manual
facebook.com/A. O.
facebook.com/A. P.
facebook.com/A. Q.
facebook.com/A. J.
facebook.com/A. V.
youtube.com/user/A.
youtube.com/user/A. E.
4.
Es sel den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Internetadressen Nachrichten und/oder Werbung an Personen in der Schweiz zu senden, senden zu lassen, zu richten und/oder richten zu lassen, wobei ab dem Zeitpunkt, in dem Twitter bzw. Linkedln Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen zur Verfügung stellen, eine Nachricht bzw. eine Werbung bspw. dann nicht als an Personen in der Schweiz gesendet bzw. gerichtet gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf
Twitter bzw. Linkedln sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz Internetnutzer
mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden
oder anwenden lassen, um zu verhindern,
dass eine Nachricht bzw. Werbung an diese gesendet und/oder gerichtet wird:
twitter.com/A.
twitter.com/A. L.
twitter.com/A. N. 1
twitter.com/A. E'.
twitter.com/A. R.
twitter.com/A. S.
twitter.com/A. O.
twitter.com/A. P.
twitter.com/A. Q.
twitter.com/A. J.
twitter.com/A. J.
twitter.com/A. W.
llnkedin.com/company/A.
linkedin.com/company/A. -E.
linkedin.com/company/A. -CorporateResponsibility
5.
Es sei den Beklagten 1 und 2 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf
von ihnen direkt indirekt betriebenen Internetpräsenzen (inklusive Webseiten, Social Media
Präsenzen wie Facebook, YouTube, Twitter und
Linkedln), die Personen in der Schweiz zugänglich gemacht werden, die folgenden Kennzeichen einzeln kombiniert (i) zur Kennzeichnung ihrer Unternehmen, {ii) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von
Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Humanoder Veterinärmedizin, (iii) sonstwie Im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen
und/oder gebrauchen zu lassen, wobei eine Internetseite
bspw, dann nicht als Personen in der
Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 (i) eine Geoblocking-Technologie
zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden
wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (a) eine Geo-lP-Datenbank
von T. , (b) eine CDN-Software von U. mit Geo-lP-Datenbank, (c) eine gleichwertige Technologie,
wobei als gleichwertig jede Technologie gilt,
die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert,
bzw. (li) sämtliche von der jeweiligen Plattform zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und
Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz Internetnutzer mit einer Schweizer
IP-Adresse anwenden anwenden lassen:
A. (in Alleinstellung)
A. & Co., lnc. 11 (in Alleinstellung)
A. & Co. (in Alleinstellung) [div. Logos]
A. _.com
A. -E. .com
A. H. .com
A. _I. .com
A. J. .com
A. K. .com
A. L. .com
A. manual.com bzw. A. manuals.com
[Logo] 6.
Es sei den Beklagten 1 bis 5 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils die Kennzeichen „A. (in Alleinstellung), ,,A. & Co. (In Alleinstellung) „A. Manual einzeln kombiniert zur (i) Kennzeichnung Ihrer Unternehmen, zum Beispiel im Empfangsbereich
von Büroräumlichkeiten, (ii) im Verkehr mit Lieferanten,
Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5,
Kongressen und Messen, (v) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder
dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Humanoder Veterinärmedizin
oder (vi) sonstwie im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu
lassen.
7.
Es sei den Beklagten 1, 2 und 3 zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf der über die Domain C. .ch über eine der unter Rechtsbegehren Ziff. 2 genannten Domains abrufbaren sowie auf jeder anderen von ihnen direkt indirekt unter Schweizer Top-Level-Domains betriebenen Webseite, die Personen in
der Schweiz zugänglich gemacht werden, Hyperlinks derart zu setzen setzen zu lassen, dass
diese auf die Webseiten der Beklagten 1 und 2 weiterleiten, soweit auf den dadurch verlinkten
Seiten die Kennzeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 einzeln kombiniert (i) zur Kennzeichnung
ihrer Unternehmen, (ii) im Zusammenhang
mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Humanoder Veterinärmedizin, oder
(iii) sonstwie Im geschäftlichen Verkehr gebraucht werden, wobei eine Webseite bspw. dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt,
wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von
Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-lP-Datenbank von T. , (ii) eine
CDN-Software von U. mit
Geo-lP-Datenbank, (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95 % der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert.
8.
Es sei den Beklagten 3, 4 und 5 zu verbieten, E-Mail-
Adressen mit dem Bestandteil @A. .com in der Schweiz zu gebrauchen.
9.
Die Verbote gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 8 seien jeweils unter Androhung der Bestrafung der
verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss
Art. 292 StGB sowie unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der
Nichterfüllung der Verpflichtung im Zuwiderhandlungsfall
zu erlassen. 10.
Es seien die Klägerinnen zu ermächtigen, das Urteil des Handelsgerichts Zürich, Teile daraus,
Innert 30 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft im Umfang von einer halben Seite und auf Kosten der
Beklagten in einer beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil der folgenden Publikationsorgane zu
veröffentlichen:
Neue Zürcher Zeitung
Le Temps
Corriere del Ticlno
Alles unter solidarischen Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.
Inhaltsverzeichnis:
Sachverhalt und Verfahren: 16
Parteien und Prozessgegenstand 16
Prozessverlauf 16
Erwägungen: 20
Formelles 20
Tragweite der Rückweisung 20
Noveneingaben 21
Rechtsschutzinteresse 22
Bestimmtheit der Rechtsbegehren 23
Umfirmierung und Domizilwechsel 23
Materielles 24
Umfang der neuen Beurteilung 24
Zentrale Sach- und Rechtsfragen 24
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug 24
Abgrenzungsvereinbarungen 25
Rechtliche Grundlagen 26
Einheitlicher Kennzeichenbegriff 26
Schutz von Domain-Namen etc 27
Markenrecht 27
Anspruchsvoraussetzungen 27
Markenrechtliche Ansprüche 29
Firmenrecht 29
Anspruchsvoraussetzungen 29
Firmenrechtliche Ansprüche 29
Namensrecht 30
Anspruchsvoraussetzungen 30
Namensrechtliche Ansprüche 30
Lauterkeitsrecht 31
Anspruchsvoraussetzungen 31
Lauterkeitsrechtliche Ansprüche 32
A. .com (Rechtsbegehren Ziff. 1b) 32
Ausgangslage 32
Rechtsschutzinteresse 32
Parteivorbringen 32
Rechtliches 33
Würdigung 33
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 34
Parteivorbringen 34
Rechtliches 35
Würdigung 35
Anspruchsgrundlagen 35
Parteivorbringen 35
Rechtliches 36
Würdigung 36
Markenrecht 36
Zeichenähnlichkeit 36
Nichtgebrauchseinrede / rechtserhaltender Gebrauch 37
Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen 42
Verwechslungsgefahr 42
2.4.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht 43
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 48
Vorbemerkung 48
Parteivorbringen 48
Klägerinnen 48
Beklagte 49
Rechtliches 50
Würdigung 51
Aktiv- und Passivlegitimation 53
Zwischenfazit 53
A. (xy).com (Rechtsbegehren Ziff. 2) 54
Ausgangslage 54
Rechtsschutzinteresse 54
Parteivorbringen 54
Rechtliches 55
Würdigung 56
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 57
Anspruchsgrundlagen 57
Parteivorbringen 57
Rechtliches 58
Würdigung 58
Markenrecht 58
Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht 59
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 60
Aktiv- und Passivlegitimation 60
Zwischenfazit 60
Facebook.com / Youtube.com (Rechtsbegehren Ziff. 3) 61
Ausgangslage 61
Rechtsschutzinteresse 62
Parteivorbringen 62
Rechtliches 62
Würdigung 63
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug 63
Parteivorbringen 63
Rechtliches 64
Würdigung 66
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 68
Anspruchsgrundlagen 68
Parteivorbringen 68
Rechtliches 69
Würdigung 69
Markenrecht 69
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht 70
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 72
Aktiv-und Passivlegitimation 72
Zwischenfazit 73
Twitter.com / LinkedIn.com (Rechtsbegehren Ziff. 4) 74
Ausgangslage 74
Rechtsschutzinteresse 74
Parteivorbringen 74
Rechtliches 75
Würdigung 75
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 76
Parteivorbringen 76
Rechtliches 77
Würdigung 77
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug 77
Parteivorbringen 77
Rechtliches 7 8
Würdigung 78
Anspruchsgrundlagen 81
Parteivorbringen 81
Rechtliches 82
Würdigung 82
Markenrecht 82
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht 84
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 85
Aktiv- und Passivlegitimation 85
Zwischenfazit 86
Logos und Webseiten: Online-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 5) 87
Ausgangslage 87
Rechtsschutzinteresse 88
Parteivorbringen 88
Rechtliches 90
Würdigung 90
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 90
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug 91
Anspruchsgrundlagen 91
Parteivorbringen 91
Rechtliches 92
Würdigung 92
Markenrecht 92
Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht 94
Abgrenzungsvereinbarungen als Rechtfertigungsgrund 95
Parteivorbringen 95
Rechtliches 95
Würdigung 95
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 96
Parteivorbringen 96
Rechtliches 97
Würdigung 97
Aktiv- und Passivlegitimation 99
Zwischenfazit 100
Offline-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 6) 101
Ausgangslage 101
Rechtsschutzinteresse 102
Parteivorbringen 102
Rechtliches 103
Würdigung 103
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 104
Anspruchsgrundlagen 105
Parteivorbringen 105
Rechtliches 105
Würdigung 105
Markenrecht 105
Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht 108
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 109
Aktiv- und Passivlegitimation 109
Zwischenfazit 109
Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziff. 7) 110
E-Mail-Adressen etc. (Rechtsbegehren Ziff. 8 / Ziff. 6 [iii]) 110
Ausgangslage 110
Rechtsschutzinteresse 111
Parteivorbringen 111
Rechtliches 111
Würdigung 111
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens 113
Anspruchsgrundlagen 113
Parteivorbringen 113
Rechtliches 114
Würdigung 114
Markenrecht 114
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht 115
Verwirkung als Durchsetzungshindernis 116
Parteivorbringen 116
Rechtliches 117
Würdigung 117
Aktiv- und Passivlegitimation 119
Zwischenfazit 119
Vollstreckungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 9) 119
Urteilspublikation (Rechtsbegehren Ziff. 10) 120
Ausgangslage 120
Parteivorbringen 120
Rechtliches 121
Würdigung 121
Kosten- und Entschädigungsfolgen 122
Gerichtskosten 122
Kostenauflage 123
Parteientschädigungen 124
Sachverhalt und Verfahren :
Parteien und Prozessgegenstand
Die Klägerinnen erachten ihre Rechte am Kennzeichen A. durch den Internetauftritt der Beklagten als verletzt. Sie verlangen von den Beklagten im Wesentlichen, die Abrufbarkeit der streitgegenständlichen Internetpräsenzen mittels Geotargeting einzuschränken. Ferner beanstanden die Klägerinnen die Zeichenverwendung der Beklagten im Offlinebereich (u.a. in einer Empfangshalle und auf Visitenkarten). Die Beklagten schliessen auf Abweisung der Klage.
Für eine Übersicht über die Parteien kann auf die Erwägung Ziff. A des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Mai 2019 verwiesen werden (act. 106).
Prozessverlauf
Am 6. April 2016 (überbracht) reichten die Klägerinnen die Klage am Handelsgericht des Kantons Zürich ein (act. 1). Das Verfahren wurde unter der Geschäfts- Nr. HG160073-O angelegt. Für die Einzelheiten dieses Verfahrens kann auf die
Erwägung Ziff. A des Urteils des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 verwiesen werden (act. 106). Mit Beschluss des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde auf die Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 (Twitter- und LinkedIn-Kanäle) nicht eingetreten, soweit darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde. In teilweiser Gutheissung der Klage der Klägerin 1 verbot das Handelsgericht den Beklagten 2 und 3 (je unter der Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung) sodann, von der Domain www.C. .ch auf www.A. .com, www.A. F. .com und www.A. L. .com zu verlinken, sofern dadurch auf den verlinkten Seiten das Zeichen A. (in Alleinstellung) zur Kennzeichnung ihrer Unternehmung bzw. im geschäftlichen Verkehr verwendet wird (act. 106 Dispositiv-Ziff. 1). Im Übrigen wurde die Klage der Klägerinnen 1 und 2 abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde (act. 106 Dispositiv-Ziff. 2 und 3).
Mit Urteil vom 29. April 2020 hob das Bundesgericht das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 – in teilweiser Gutheissung der Beschwerde – auf, nämlich Dispositiv-Ziff. 2 und 3 (soweit die Klage abweisend), Dispositiv-Ziff. 4 und 5 (Gerichtsgebühr und Kostenverteilung) und Dispositiv-Ziff. 6 (Parteientschädigung) und wies die Sache zur Neubeurteilung zurück. Dispositiv-Ziff. 1 (Gutheissung des Unterlassungsbegehrens der Klägerinnen im Zusammenhang mit der Verwendung des Zeichens A. in Alleinstellung durch die Beklagten zufolge Verlinkung von www.C. .ch auf www.A. .com, www.A. L. .com und www.A. F. .com) ist dagegen in Rechtskraft erwachsen (BGE 146 III 225 [fortan: Rückweisungsentscheid] = act. 117). Die Klägerinnen verzichteten sodann auf eine Anfechtung des Beschlusses des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019, der auf Nichteintreten betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 (Twitter- und Linked-In-Kanäle), soweit darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde, lautete. Auch diesbezüglich ist das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen.
Das Verfahren des Handelsgerichts wurde unter der Geschäftsnummer HG200115-O fortgesetzt. Am 14. Mai 2020 (act. 113) und am 2. Juni 2020
(act. 115) erfolgten weitere Noveneingaben der Klägerinnen. Mit Verfügung vom
16. Juli 2020 (act. 120) wurde das Verfahren gemäss übereinstimmenden Parteianträgen zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche bis am
1. Oktober 2020 sistiert. Am 7. August 2020 reichten die Klägerinnen eine weitere Noveneingabe ein (act. 122). Infolge des Scheiterns der aussergerichtlichen Vergleichsgespräche (act. 124) wurde die Sistierung des Verfahrens mit Verfügung vom 19. Oktober 2020 wieder aufgehoben (act. 125). Den Parteien wurde auf Nachfrage der Beklagten mit Verfügung vom 28. Oktober 2020 in Aussicht gestellt, dass zu neuen entscheidrelevanten Behauptungen zu gegebenem Zeitpunkt Frist zur Stellungnahme angesetzt werde (act. 127; act. 128). Mit Eingaben vom 5. November 2020 bzw. vom 28. Januar 2021 reichten die Klägerinnen neue Beweismittel bzw. Adressänderungen von Zeugen ein (act. 130; act. 131). Mit Verfügung vom 29. April 2021 wurde das Verfahren erneut gemäss übereinstimmenden Parteianträgen zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche sistiert (act. 138; act. 139; act. 141). Mit Verfügung vom 1. Oktober 2021 wurde die Sistierung des Verfahrens mangels aussergerichtlicher Einigung der Parteien wieder aufgehoben (act. 143; act. 144).
Mit Eingabe vom 23. Dezember 2021 reichten die Beklagten eine englischsprachige, als cease und desist declaration bezeichnete Unterlassungserklärung ein (act. 150). Mit Eingabe vom 12. Januar 2022 äusserten sich die Beklagten näher zu dieser Unterlassungserklärung (act. 154). Gestützt auf diese Unterlassungserklärung beantragten sie, das Verfahren sei als gegenstandslos geworden abzuschreiben bzw. die Klage sei im Übrigen abzuweisen (act. 154 N. 8). Mit Verfügung vom 14. Januar 2022 wurde den Klägerinnen Frist angesetzt, um sich zu dieser Unterlassungserklärung zu äussern (act. 156). Mit Eingabe vom 7. Februar 2022 nahmen die Klägerinnen innert erstreckter Frist Stellung und beantragten in prozessualer Hinsicht Folgendes (act. 160 S. 3):
Die Beklagten ersuchten sodann mit Eingabe vom 16. Februar 2022 um die Ansetzung einer formellen Frist zur Stellungnahme (act. 163). Mit Verfügung vom
17. Februar 2022 wurde dieses Gesuch abgewiesen (act. 164). In der Folge reichten die Parteien mit Eingaben vom 18. März 2022 (Beklagte) (act. 166) und vom
8. April 2022 (Klägerinnen) (act. 168) weitere Stellungnahmen ein.
Am 4. Mai 2022 (Beklagte) (act. 170), am 19. Mai 2022 (Klägerinnen) (act. 172) und am 2. Juni 2022 (Beklagte) (act. 174) erstatteten die Parteien erneut Stellungnahmen betreffend die Domiziländerung bzw. Umfirmierung der Beklagten 2. Mit Verfügung vom 3. Juni 2022 wurde den Beklagten alsdann Frist angesetzt, um den schriftlichen Nachweis zu erbringen, ob es sich bei der neu bezeichneten
A. B. LLC um die bisherige Beklagte 2 handelt (act. 175). Mit Eingabe vom 28. Juni 2022 reichten die Beklagten diesbezüglich innert Frist eine weitere Stellungnahme ein (act. 177). Mit Verfügung vom 29. Juni 2022 wurden sodann die Bezeichnung und Adresse der Beklagten 2 im Rubrum geändert (act. 179).
Der im Verfahren HG160073-O geleistete Kostenvorschuss von CHF 240'000.– ist auf das vorliegende Verfahren HG200115-O zu übertragen.
Am Beschluss und Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 hatte u.a. Handelsrichter Peter Leutenegger mitgewirkt, welcher das Handelsgericht in der Zwischenzeit altershalber verlassen hat. Ebenso ist die Gerichtsschreiberin Adrienne Hennemann inzwischen nicht mehr am Handelsgericht tätig. An der Stelle der beiden genannten Personen wirken neu Handelsrichter Stefan Vogler und die Gerichtsschreiberin Dr. Corina Bötschi am vorliegenden Entscheid mit. Solche personelle Veränderungen sind, weil begründet, zulässig (vgl. BGE 142 I 93
E. 8.2 S. 94). Ansonsten hat sich der Spruchkörper nicht verändert.
Weitere Eingaben ergingen nicht. Das Verfahren ist spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Im Folgenden ist auf die Ausführungen der Parteien nur insoweit einzugehen, als für die Entscheidfindung erforderlich.
Erwägungen:
Formelles
Tragweite der Rückweisung
Heisst das Bundesgericht eine Beschwerde (teilweise) gut und weist es die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die kantonale Instanz zurück, wird der Streit in jenes Stadium vor der kantonalen Instanz zurückversetzt, in dem er sich vor Erlass des angefochtenen Entscheids befand. Die kantonale Instanz hat ihre neue Entscheidung auf die rechtlichen Erwägungen des bundesgerichtlichen Entscheids zu stützen. Sie hat sich von Bundesrechts wegen nur noch mit jenen
Punkten zu befassen, die das Bundesgericht kassierte. Entscheidend ist dabei nicht das Dispositiv, sondern die materielle Tragweite des bundesgerichtlichen Entscheids. Die neue Entscheidung der kantonalen Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen (BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 S. 220; BGE 135
III 334 E. 2 und 2.1 S. 335 f.).
Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung, mit der die Rückweisung begründet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren (BGE 143 IV 214 E. 5.3.3 S. 222 f.; Urteil 4A_48/2019 des Bundesgerichts vom 29. August 2019, E. 2). Wird die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts zurückgewiesen, so bedeutet dies nicht, dass auf jegliche verbindliche Sachverhaltsfeststellungen zurückgekommen werden könnte (vgl. BGE 135 III 334 E. 2 und E. 2.1 S. 335 f. mit Hinweisen). Vielmehr beschränkt sich die Neubeurteilung auf den Rahmen und die Elemente des Sachverhalts, zu deren Klärung die Sache im Rückweisungsentscheid zurückgewiesen wurde (BGE 131 III 91 E. 5.2 S. 94 mit Hinweisen; Urteil 4A_48/2019 des Bun- desgerichts vom 29. August 2019, E. 2).
Noveneingaben
Nach dem Aktenschluss ist das Vorbringen neuer Tatsachenbehauptungen und Beweismittel im Prozess nicht mehr uneingeschränkt möglich (Art. 229 Abs. 2 ZPO). Das Gesetz unterscheidet zwischen echten Noven, die vor Aktenschluss nicht existierten (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO), und unechten Noven, die vor diesem bestanden, aber damals nicht vorgebracht wurden (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO). Erstere sind unter der einzigen Bedingung zulässig, dass sie ohne
Verzug vorgebracht werden (Art. 229 Abs. 1 ZPO). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt sog. Potestativ-Noven , entscheidet sich gemäss neuester bundesgerichtlicher Rechtsprechung danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (BGE 146 III 416 E. 5.3 S. 422).
Die Parteien reichten nach Aktenschluss diverse Noveneingaben ins Recht (act. 48; act. 57; act. 61; act. 65; act. 69; act. 73; act. 77; act. 81; act. 85; act. 87;
act. 89; act. 91; act. 95; act. 101; act. 98; act. 113; act. 115; act. 122; act. 146). Die Rechtzeitigkeit und Zulässigkeit der darin behaupteten Noven ist, soweit erforderlich, jeweils nachstehend an den einschlägigen Stellen zu prüfen.
Rechtsschutzinteresse
Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr: Unterlassungsklagen setzen ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Es kann entweder in einer Erstbegehungsoder einer Wiederholungsgefahr begründet sein (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 MSchG N. 29). Hat noch keine Rechtsverletzung stattgefunden, muss die klagen- de Partei die Erstbegehungsgefahr nachweisen, d.h. sie muss konkrete Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine rechtsverletzende Handlung beabsichtigt (RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden, muss die Wiederholungsgefahr nachgewiesen werden. Dafür muss die klagende Partei den Beweis für in der Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Rechtsverletzungen erbringen. Zudem muss sie dartun, dass eine Wiederholung der Verletzung zu befürchten ist (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31).
Unterlassungserklärung: Eine Erstbegehungsoder Wiederholungsgefahr entfällt, wenn sich der Verletzer in einer Unterlassungserklärung verpflichtet hat, das beanstandete Verhalten einzustellen. Damit die Vermutung der Wiederholungsgefahr im Einzelfall als widerlegt gilt, muss die Unterlassungserklärung strenge Anforderungen erfüllen. Das Bundesgericht verlangt, dass die Unterlassungserklärung vorbehaltlos und unter materieller Anerkennung des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs erfolgt (BGE 116 II 357 E. 2b Doxycyclin; BGer, sic! 2009, 607 E. 4.1 Produits cosmétiques; FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32). Die Aufgabe der verletzenden Handlung das Akzeptieren einer vorsorglichen Mass- nahme durch den Verletzer allein genügt nicht, um das Rechtsschutzinteresse zu beseitigen (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 32).
Die Beklagten bezeichnen ihre am 23. Dezember 2021 eingereichte Erklärung ausdrücklich als Unterlassungserklärung im Sinne einer Teilklageanerkennung (act. 154 N. 8; act. 151/244). Zwischen den Parteien ist umstritten, inwiefern die Unterlassungserklärung dieses Verfahren beendigt bzw. in welchem Umfang die Klägerinnen noch über ein Rechtsschutzinteresse verfügen. Diese Frage ist für jedes einzelne Rechtsbegehren gesondert zu beantworten. Die Unterlassungserklärung ist dafür in einem ersten Schritt unter Beizug der Stellungnahmen der Beklagten (act. 154; act. 166) auszulegen. Danach ist in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der geltend gemachten Unterlassungsansprüche verfügen.
Bestimmtheit der Rechtsbegehren
Ein Rechtsbegehren insbesondere ein Unterlassungsbegehren muss genügend bestimmt sein, um zum Urteil erhoben zu werden (RICHERS/NAEGELI, in: Kommentar zur ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2021, Art. 221 N. 5 ff.). Auch die Bestimmtheit der Rechtsbegehren ist nachstehend an den jeweils einschlägigen Stellen zu prüfen.
Umfirmierung und Domizilwechsel
Die Beklagte 2 (vormals: A.
B.
Corp.) und die A.
B.
LLC unterzeichneten am 7. April 2022 ein Certificate of Merger (act. 177 N. 2;
act. 178/251). Dabei wurde die Beklagte 2 (A.
B.
Corp.) durch die
A. B. LLC mittels Absorptionsfusion übernommen. Diese Fusion ist per tt.mm.2022 in Kraft getreten (act. 177 N. 3; act. 178/251). Die entsprechende
Umfirmierung und der Domizilwechsel der Beklagten 2 wurden mit Verfügung vom
29. Juni 2022 im Rubrum vollzogen (act. 179).
Materielles
Umfang der neuen Beurteilung
Aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids sind nur noch diejenigen Streitpunkte zu beurteilen, die das Bundesgericht kassiert hat. Im Übrigen sind der Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts vom
27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen. Das Verfahren erweist sich als vielschichtig und komplex. Hinzu kommt der Umstand, dass die Beklagten am 23. Dezember 2021 eine Unterlassungserklärung (act. 151/244) eingereicht haben, die sich auf das klägerische Rechtsschutzinteresse auswirkt. Der Übersicht halber ist für jedes einzelne Rechtsbegehren zu bestimmen, inwiefern es vor dem Hintergrund des Rückweisungsentscheids neu zu beurteilen ist (1.) und inwiefern das Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen vor dem Hintergrund der Unterlassungserklärung noch besteht (2.).
Zentrale Sach- und Rechtsfragen
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug
Das Bundesgericht hat in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 über einzelne Sach- und Rechtsfragen entschieden, die sich für die noch zu beurteilenden Streitpunkte als zentral erweisen. Sie definieren den verbindlichen Rahmen für diesen neuen Entscheid.
Zwischen den Parteien ist u.a. umstritten, ob die blosse Abrufbarkeit einer Inter- netseite einer Social-Media-Präsenz der Beklagten in der Schweiz einen Kennzeichengebrauch begründet. Im Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 definierte das Bundesgericht die Voraussetzungen, die hinsichtlich der Abrufbarkeit einer Internetpräsenz erfüllt sein müssen, um einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz zu begründen (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 S. 230 ff.). Demnach soll die blosse technische Möglichkeit, ein Zeichen im Internet abzurufen, nicht ausreichen, um als zeichenrechtlich relevante Nutzungshandlung im betreffenden Gebiet angesehen zu werden. Vielmehr ist eine zusätzliche qualifizierte Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet erforderlich, damit eine virtuelle Nutzung vom Geltungsbereich eines territorial beschränkten Schutzrechts erfasst wird (BGE 146 III 225 E. 3.3.1 S. 231). Zur Beurteilung, ob die Verwendung des Zeichens im Internet einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweist, bedarf es in erster Linie einer Abwägung der Interessen des Nutzers des Kennzeichens und jener des Inhabers des ausländischen Schutzrechts (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 233). Die von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization, WIPO) und vom Pariser Verband (Paris Union for the Protection of Industrial Property) im Jahre 2001 zum Schutz des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung entwickelten Kriterien für die Beurteilung des hinreichenden Inlandbezugs (Joint Recommendation Concerning Provision on the Protections of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, fortan: Joint Recommendation) sind zwar nicht formell rechtsverbindlich, indessen aber bei diesen Fragen als Auslegungshilfe zu berücksichtigen (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 231 f.). Bei der Gesamtwürdigung der konkreten Umstände ist sodann der technischen Möglichkeit einer geographischen Einschränkung der Abrufbarkeit von Internet- Inhalten mittels sog. Geoblocking bzw. Geotargeting Rechnung zu tragen (BGE 146 III 225 E. 3.3.3 S. 235). Die Kriterien der Joint Recommendation für ei- nen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz (commercial effect) sind entsprechend weit auszulegen (BGE 146 III 225 E. 3.3.4 S. 236). Diese bundesgerichtlichen Erwägungen erweisen sich für die noch zu beurteilenden Streitpunkte als verbindlich.
Abgrenzungsvereinbarungen
Zwischen den Parteien ist sodann umstritten, ob die Kennzeichennutzung der Beklagten durch die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und 1975 gedeckt ist. Zu dieser Auslegungsfrage finden sich in den Rechtsschriften weitläufige Ausführungen (act. 43 N. 45 ff.; act. 53 N. 61 ff.). Das Bundesgericht hielt in seinem Rückweisungsentscheid mit Blick auf die Abgrenzungsvereinbarungen indessen fest,
dass sich die Beklagten mit diesen Vereinbarungen zu einer klaren Abgrenzung im Sinne des Verzichts eines Auftritts unter dem Zeichen 'A. ' ausserhalb der USA und Kanada verpflichtet hätten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Diesen Erwägungen folgend können die Beklagten den von den Klägerinnen beanstandeten Kennzeichengebrauch (A. in Alleinstellung) in der Schweiz nicht auf die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 und 1975 stützen. Auch diese bundesgerichtlichen Erwägungen erweisen sich für den hiesigen Entscheid als bindend.
Rechtliche Grundlagen
Einheitlicher Kennzeichenbegriff
Gemäss Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 muss hinsichtlich der von den Klägerinnen geltend gemachten Rechtsbegehren jeweils eine vollständige Anspruchsprüfung erfolgen. Die Klägerinnen berufen sich auf Ansprüche aus Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht. In den genannten Rechtsgebieten ist der Rechtsbegriff der Verwechselbarkeit zentral. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG; ferner BGE 128 III 401 E. 5 S. 403; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f.). Dieser Grundsatz gilt in- des nur beschränkt. Der Rechtsanwendende muss je nach beanspruchtem Rechtsschutz die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten und damit auch andere Umstände würdigen (HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.).
Schutz von Domain-Namen etc.
Die Kennzeichnungsfunktion von Domain-Namen hat zur Folge, dass sie gegen- über Kennzeichen von Dritten den erforderlichen Abstand einhalten müssen, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist das als Domain-Name verwendete Kennzeichen durch das Marken-, Firmen-, Lauterkeitsoder Namensrecht geschützt, kann der Rechtsinhaber dem Unberechtigten die Verwendung des Zeichens als Domain-Name grundsätzlich verbieten (Urteil 4A_375/2021 des Bundesgerichts vom
Januar 2022, E. 3.2 m.w.H.; BGE 128 III 353 E. 3 S. 357; MONDINI/ZOLLINGERLÖW/BURI, Domain-Namen, in: SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N. 626 mit Verweis auf BGE 126 III 239 E. 2c berneroberland.ch). Gleiches muss für Social- Media-Präsenzen und E-Mail-Adressen mit Kennzeichenfunktion gelten.
Markenrecht
Anspruchsvoraussetzungen
Zeichenähnlichkeit: Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es einer älteren Marke ähnlich sieht und für gleiche gleichartige Waren bestimmt ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Entsprechend kann der Markeninhaber anderen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten lassen, Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind.
Verwechslungsgefahr: Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, falls das Publikum die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. Securitas
[fig.]; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384, in: sic! 1997, S. 46 ff. Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in:
sic! 2019, S. 94 ff. Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG).
Rechtserhaltender Gebrauch: Hat der Markeninhaber die Marke im Zusammenhang mit Waren Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während ei- nes ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, muss ihn glaubhaft machen. Der Beweis des Markengebrauchs obliegt dagegen dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist und bei entsprechend glaubhaft gemachtem Einwand seitens des Inhabers der jüngeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur Beurteilung der Gleichartigkeit diejenigen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke entscheidend, für welche die Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde (Urteil B-7202/2014 des Bun- desverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 GEO/Geo influence). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs an rückwärts zu rechnen (Urteil B-4465/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 11. Juni 2013, E. 2.2).
Defensivmarken: Für registrierte Marken kann sodann kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen durch Dritte verhindern den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken vergrössern sollen. Solche Defensivmarken sind nichtig. Der Inhaber einer solchen missbräuchlich hinterlegten Marke kann sich namentlich nicht auf die Benutzungsschonfrist berufen (Urteil 4A_429/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, S. 458 Yello/Yallo II). Diejenige Partei, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung beruft, trägt die Beweislast für die fehlende Gebrauchsabsicht. Bei der fehlenden Gebrauchsabsicht handelt es sich indes um eine innere Tatsache, die kaum positiv bewiesen werden kann. Im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit kann von der Gegenseite verlangt werden, dass sie Gründe dokumentiert zumindest behauptet, wieso die Hinterlegung in ihrem konkreten Fall trotz der
vorgebrachten Ungereimtheiten Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie ist. Erscheint diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen einer Gesamtwürdigung genügen (Urteil 4A_429_2011, 4A_435/2011 des Bundesgerichts vom 23. Februar 2012, in: sic! 2012, 459 – Yello I Yallo II; MARBACH, a.a.O., N. 1446).
Markenrechtliche Ansprüche
Wer in seinem Recht an der Marke einer Herkunftsangabe verletzt gefährdet wird, kann vom Richter verlangen (a) die drohende Verletzung zu verbieten (Unterlassungsanspruch) und eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Beseitigungsanspruch). Gemäss Art. 60 MSchG kann der Richter auf Antrag der obsiegenden Partei anordnen, dass das Urteil auf Kosten der Partei veröffentlicht wird (Anspruch auf Urteilsveröffentlichung).
Firmenrecht
Anspruchsvoraussetzungen
Die im Handelsregister eingetragene und im schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers, einer Handelsgesellschaft Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR).
Wird die Firma einer im schweizerischen Handelsregister eingetragenen Gesellschaft in der Schweiz durch eine ausländische Firma verletzt, kann erstere ebenfalls Ansprüche aus Firmenrecht geltend machen. Vorausgesetzt ist namentlich ein firmenmässiger Gebrauch, der die prioritären Rechte des Firmeninhabers beeinträchtigt (siehe HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR III/2, Streuli- Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 412).
Firmenrechtliche Ansprüche
Wer aus dem unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der jüngeren Firma klagen. Ebenso ergibt sich daraus ein Beseitigungsanspruch (Art. 956 Abs. 2 OR; vgl. dazu BGE 131 III 572 E. 3 S. 575; BGE 122 III 369 E. 1 S. 370).
Namensrecht
Anspruchsvoraussetzungen
Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Eine Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Person führt, sodass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungsfunktion dieses Namens entsteht. Indessen kann die Ausübung markenrechtlicher Ausschliesslichkeitsrechte den Namensrechten eines Namensträgers entgegenstehen (sog. Recht des Gleichnamigen). In solchen Situationen wird der Grundsatz der zeitlichen Priorität eingeschränkt (THOUVENIN/DORIGO, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz, Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 13 N. 138).
Namensrechtliche Ansprüche
Aus Art. 29 Abs. 2 ZGB folgen u.a. Ansprüche auf Unterlassung und Beseitigung der Namensanmassung (BGE 102 II 305 E. 2 S. 307). Für die Beurteilung einer durch einen Domain-Namen geschaffenen Verwechslungsgefahr ist denn auch nicht der Inhalt einer Website rechtserheblich, sondern alleine die Beschaffenheit der Domain an sich (BGE 128 III 401 E. 7.2.2 S. 407 www.luzern.ch ).
Liegt ein Fall von Gleichnamigkeit vor, muss anhand einer umfassenden Abwägung der Interessen ein möglichst gerechter Ausgleich gefunden werden (siehe BGE 128 III 353 E. 4.3.2 montana.ch II; BGE 125 III 91 E. 3c rytz.ch;
THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., Art. 13 N. 138). Das Ergebnis dieser Interessenabwägung kann ein Kompromiss sein, indem das prioritätsjüngere Homonym durch ei- nen unterscheidungskräftigen Zusatz zu ergänzen ist. Wenn dies nicht möglich ist, kann unter Umständen dem Prioritätsjüngeren verboten werden, seinen Namen als charakteristischen Zeichenteil zu benutzen (HEINEMANN, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2019, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 71 mit Verweis auf BGE 128 III 353
E. 4.3.2 montana.ch II). Bestehen bereits ältere Markenrechte, so darf der Träger eines gleichen verwechselbaren Namens diesen in der Regel nicht mehr als Marke einsetzen, sondern nur als Hinweis auf die Betriebsherkunft (BGE 127 III 160 E. 2 Securitas; BGE 107 II 356 E. 3 San Marco; ISLER, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 13 N. 85).
Lauterkeitsrecht
Anspruchsvoraussetzungen
Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren und Werken, Leistungen dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).
Gemäss Praxis des Bundesgerichts werden mit Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr sämtliche Verhaltensweisen erfasst, bei denen das Publikum durch die Schaffung der Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesondere, um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 140 III 297 E. 7
S. 307 ff. Keytrader). Im Gegensatz zum Firmen- und Markenrecht, wo nur die jeweiligen Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstän- de), müssen im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen müssen gewürdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.) (kennzeichenexterne Umstände) (siehe zum Ganzen ARPAGAUS, in: Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91). Anders als im Marken- und Firmenrecht ist im Lauterkeitsrecht sodann die Gebrauchspriorität massgeblich (HEINEMANN, in: Kommentar zum UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2018, Art. 3 lit. d N. 57 ff.).
Gemäss Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (sog. Marktauswirkungsprinzip).
Lauterkeitsrechtliche Ansprüche
Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG sieht einen Unterlassungsanspruch vor. Aus Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG folgt sodann ein Beseitigungsanspruch. Art. 9 Abs. 2 UWG sieht unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Urteilsveröffentlichung vor.
A. .com (Rechtsbegehren Ziff. 1b)
Ausgangslage
Der Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 hielt betreffend das Rechtsbegehren Ziff. 1b verbindlich fest, dass ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug der Internetpräsenz www.A. .com zum Gebiet der Schweiz (commercial effect) gegeben ist (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,
E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Demzufolge sind die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen. Der Vollständigkeit ist festzuhalten, dass die Klägerinnen am Rechtsbegehren Ziff. 1a nicht mehr festhalten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.3, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist in einem ersten Schritt mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, sich gemäss der Unterlassungserklärung Ziff. 1b d verpflichtet zu haben, auf der Internetseite www.A. .com umfassende Anpassungen in Form von unübersehbaren und klaren Disclaimern vorzunehmen (act. 154 N. 15 ff.; act. 166 N. 27 ff.). Im Lichte des Rückweisungsentscheids würden diese Anpassungen dazu führen, dass die streitgegenständliche Internetseite in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar sei. Entsprechend sei das Rechtsbegehren Ziff. 1b vollumfänglich abzuweisen (act. 154 N. 29 ff.; act. 166 N. 42 ff.).
Die Klägerinnen machen geltend, dass das Bundesgericht im Rückweisungsentscheid bereits verbindlich festgestellt habe, dass www.A. .com in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar sei (act. 160 N. 42 ff.). Die von den Beklagten vorgenommenen Retuschen an der streitgegenständlichen Website dürften als verspätet vorgebrachte Noven nicht mehr berücksichtigt werden (act. 160 N. 42, N. 45). Das Rechtsbegehren Ziff. 1b sei entsprechend gutzuheissen.
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Die Beklagten verpflichteten sich in Ziff. 1bd der Unterlassungserklärung vom
23. Dezember 2021, diverse Disclaimer (pop up disclaimer, banner disclaimer und permanent footer) an verschiedenen Stellen auf der Internetseite www.A. .com anzubringen (act. 151/244). Zur Unterlassungserklärung ge- nerell machen sie geltend, dass diese als Teilanerkennung der Klage zu werten sei, weshalb die Novenschranke i.S.v. Art. 229 Abs. 1 ZPO nicht greife (act. 154
N. 4; act. 166 N. 20). Indessen handelt es sich bei der Verpflichtung zur Anbringung von Disclaimern, die sich die Beklagten selber auferlegt haben, nicht um ei- ne förmliche Abstandserklärung. Die Beklagten verpflichten sich nämlich nicht, auf das von den Klägerinnen beanstandete Verhalten freiwillig und definitiv zu verzichten. Die Klägerinnen beantragen mit Rechtsbegehren Ziff. 1b vielmehr die Implementierung von Geoblocking-Massnahmen. Demzufolge sind die Erklärungen in Ziff. 1bd der Unterlassungserklärung nicht als vorbehaltlose Klageanerken- nung zu werten. Vielmehr beabsichtigen die Beklagten, die auf der streitgegenständlichen Internetseite neu angebrachten Disclaimer als neue Tatsachen in den
Prozess einzubringen. Die Implementierung dieser Disclaimer war alleine vom Willen der Beklagten abhängig. Damit sind diese beklagtischen Sachvorbringen als Potestativ-Noven zu qualifizieren. In Nachachtung der Eventualmaxime hat das Bundesgericht unlängst entschieden, dass Potestativ-Noven als unechte Noven zu qualifizieren sind. Demzufolge entscheidet sich ihre Zulässigkeit danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt i.S.v. Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher hätten vorgebracht werden können (BGE 146 III 416 E. 5.3 S. 421 f.). Dieses Verfahren wurde zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche bereits mehrfach sistiert (siehe dazu unter Ziff. B). Die letzte Sistierung wurde mit Verfügung vom 1. Oktober 2021 aufgehoben (act. 148). Ob die Parteien tatsächlich noch wie von den Beklagten behauptet (act. 166 N. 22) bis Ende des Jahres 2021 Vergleichsgespräche geführt hatten, ist nicht rechtserheblich. Tatsache ist, dass die bestimmungsgemässe Abrufbarkeit der Internetpräsenz www.A. .com zwischen den Parteien seit Anhängigmachen der Klage im Jahr 2016 strittig ist. Die Beklagten hätten diese Änderungen an der streitgegenständlichen Internetpräsenz längst vornehmen können. Stattdessen haben sie damit über lange Zeit zugewartet; die Unterlassungserklärung datiert vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244). Ob die von den Beklagten neu aufgeschalteten Disclaimer auf www.A. .com bewirken, dass letztere in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar ist, kann demzufolge offen bleiben. Zumindest aus prozessualen Gründen sind diese Modifikationen unbeachtlich. Da die Beklagten angesichts ihrer diesbezüglichen Tat- und Rechtsvorbringen die Domain www.A. .com weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch die Wiederholungsgefahr ohne Weiteres gegeben. Die Klägerinnen verfügen demzufolge weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 1b.
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Parteivorbringen
Die Beklagten wenden ein, dass das Verbot der Zugänglichmachung der streitgegenständlichen www.A. [XY].com-Internetpräsenzen bzw. die Beseitigung von deren Abrufbarkeit (u.a. durch den Einsatz von Geoblocking-Massnahmen) unverhältnismässig sei (act. 53 N. 766, N. 770).
Die Klägerinnen machen geltend, dass der Einbezug von Geotargeting- Massnahmen verhältnismässig sei (act. 43 N. 921).
Rechtliches
Diesbezüglich kann auf Ziff. 1.4 verwiesen werden.
Würdigung
Die Klägerinnen wollen den Beklagten das Zugänglichmachen der Internetseite www.A. .com nicht generell verbieten. Vielmehr erachten sie es als ausreichend, wenn die Beklagten Geoblocking-Massnahmen implementieren, damit Personen in der Schweiz die Inhalte von www.A. .com nicht abrufen kön- nen. Dem Duktus des Rückweisungsentscheids vom 29. April 2020 ist zu ent- nehmen, dass das Bundesgericht die Geoblocking-Technologie als zeitgemässe und v.a. verhältnismässige Massnahme erachtet, um Rechtsverletzungen im Internet zu begegnen (BGE 146 III 225 E. 3.3.3 S. 234 f.). Diese Rechtsauffassung ist für diesen Entscheid verbindlich. Damit erweisen sich die von den Klägerinnen beantragten Geoblocking-Massnahmen als zumutbar und verhältnismässig. Ebenso sind die von den Klägerinnen beantragten Geoblocking-Technologien
Geo-IP-Datenbank von T.
oder CDN-Software von U.
mit Geo-IPDatenbank zweckmässig. Einzig hinsichtlich des Passus des Rechtsbegehrens Ziff. 1 b und/oder deren mit dem Bestandteil 'A. ' gekennzeichneten Unterseiten gilt es zu präzisieren, dass damit die Unterseiten von A. .com also beispielsweise www.A. .com/xy gemeint sind. Andere Umstände, aufgrund derer sich das Rechtsbegehren Ziff. 1b als unbestimmt erweisen würde, sind weder dargetan noch ersichtlich. Damit ist das Rechtsbegehren Ziff. 1b ge- nügend bestimmt.
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 die Domain www.A. .com gewerbsmässig und kennzeichenmässig brauchen würden
(act. 1 N. 668). Entsprechend stünden ihnen (den Klägerinnen) gegenüber den Beklagten 1 und 2 Unterlassungsansprüche aus Markenrecht (act. 1 N. 567 ff.), Firmenrecht (act. 1 N. 603 ff.), Namensrecht (act. 1 N. 621 ff.) und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 637 ff.) zu.
Die Beklagten wenden ein, dass die Klägerinnen über keine Anspruchsgrundlage für das Unterlassungsbegehren in Bezug auf veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen verfügten (act. 53 N. 674 ff.). Lediglich drei der klägerischen Marken seien noch in der Benutzungsschonfrist (act. 53 N. 680 ff.). Diese Marken taugten aufgrund ihres Defensivcharakters indes nicht als Anspruchsgrundlage im Bereich der Veterinärmedizin (act. 53 N. 686 ff.). Schliesslich könnten sich die Klägerinnen nicht auf ihre Marken für Humanmedizin und Desinfektionsmittel stützen, da keine Gleichartigkeit zu veterinärmedizinischen Produkte bestehe und diese infolge Nichtgebrauch (Desinfektionsmittel) ohnehin nichtig seien (act. 53 N. 694 ff.).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Zeichenähnlichkeit
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Die Klägerinnen haben die für die Schweiz bestehenden Markenregistrierungen und die zugehörigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse in ihrem Sachvortrag detailliert dargelegt (act. 1 N. 138 ff.). Dazu kann um Doppelspurigkeiten zu vermeiden auf das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019, E. 1.1, verwiesen werden (act. 106).
Die Klägerin 1 verfügt für das Schutzgebiet der Schweiz u.a. über die folgenden, prioritär eingetragenen Marken: die IR-Marke Nr. 1 A. (Wortmarke) (act. 5/68), die IR-Marke Nr. 2 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/72) und die IR-Marke Nr. 3 (Wort-/Bildmarke) (act. 5/73). Es ist unbestritten geblieben, dass es sich dabei
um prioritätsältere Markeneintragungen handelt (act. 1 N. 569). Den klägerischen Marken steht die beklagtische Domain www.A. .com gegenüber. Im Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde festgehalten, dass es sich bei der klägerischen Marke A. und der beklagtischen Domain www.A. .com um ähnliche Zeichen handle (act. 106 E. 9.6.2). Diese Wür- digung wurde im Rückweisungsentscheid (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 7, nicht publ. in: BGE 146 III 225) nicht beanstandet.
Demzufolge handelt es sich bei der Wortmarke A.
(IR-Marke Nr. 1)
(act. 5/68) und der Domain www.A. .com um ähnliche Zeichen. Ebenso ist evident, dass die Domain www.A. .com mit den Wort-/Bildmarken der Klägerin 1 (IR-Marken Nr. 2 A. , fig. [act. 5/72] und Nr. 3 A. , fig. [act. 5/73]) ähnlich ist; die zusätzlichen Bildelemente in Form von senkrechten (farbigen) Strichen tragen wenig zur Unterscheidbarkeit bei.
… [Abbildung zweier Logos]
(IR-Marken Nr. 2 A. , fig. [act. 5/72] und Nr. 3 A. , fig. [act. 5/73]) 2.4.4.3.1.2. Nichtgebrauchseinrede / rechtserhaltender Gebrauch Nichtgebrauchseinrede: Bevor ein rechtserhaltender Gebrauch der klägerischen
Marken in den Bereichen Veterinärmedizin und Desinfektionsmittel beurteilt werden kann, ist zu prüfen, ob die Klägerinnen über Marken verfügen, die für Waren und Dienstleistungen in den Bereichen Veterinärmedizin und Desinfektionsmittel hinterlegt sind, die sich im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede noch in der Benutzungsschonfrist befanden. Ist dies der Fall, wäre die Nichtgebrauchseinrede zu früh erhoben worden und würde sich als unwirksam erweisen.
Die Beklagten erheben die Nichtgebrauchseinrede in der Klageantwort vom
30. September 2016 (act. 18 N. 397 ff.). Gemäss eigener Darstellung der Beklagten befanden sich zu diesem Zeitpunkt die klägerischen IR-Marken Nr. 4 A. , fig. (in der Schweiz geschützt seit tt. Oktober 2015), Nr. 5 A. fig. (in der Schweiz geschützt seit tt. Oktober 2015) und Nr. 6 A. (in der
Schweiz geschützt seit tt. November 2016) noch in der Benutzungsschonfrist (act. 53 N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. mo, N. 888; act. 44/342344). Diese sind (unbestrittenermassen) für Waren und Dienstleistungen im Bereich Veterinärmedizin und Desinfektionsmittel hinterlegt (act. 53 N. 680; siehe auch act. 43 N. 865 lit. mo, N. 888; act. 44/342344). Damit erfolgte die Nichtgebrauchseinrede der Beklagten in Bezug auf diese drei Marken, die für Waren und Dienstleistungen in den Bereichen Veterinärmedizin und Desinfektionsmittel hinterlegt sind, verfrüht, und ist damit unbeachtlich. Entsprechend muss nicht entschieden werden, ob die Klägerinnen ihre Marken für Desinfektionsmittel und Veterinärmedizin rechtserhaltend gebraucht haben (vgl. Art. 12 Abs. 3 MSchG).
Defensivmarken: Die Beklagten machen in der Duplik sodann geltend, dass u.a. die drei vorgenannten Marken (IR-Marken Nr. 4 A. , fig., Nr. 5 A. fig. und Nr. 6 A. ) aufgrund ihres Defensivcharakters nicht als Anspruchsgrundlagen im Bereich der Veterinärmedizin taugten (act. 53 N. 686 ff.). In den Jahren 1984 bis 2016 hätten die Klägerinnen in der Schweiz 15 Marken, die Waren und Dienstleistungen im Bereich Veterinärmedizin umfassten, eingetragen. Dies, obwohl die Klägerinnen in ihrer gesamten Geschichte nie in dieser Geschäftssparte tätig gewesen seien (act. 53 N. 687). Es obliegt den Beklagten, zu behaupten und zu beweisen, dass die Klägerinnen ihre Marken für den Bereich Veterinärmedizin ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt haben (VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 12 N. 8). Gelänge den Beklagten dieser Nachweis, könnten sich die Klägerin- nen in der Folge nicht auf die Gebrauchsschonfrist berufen.
Die streitgegenständliche Domain www.A. .com wird von den Beklagten unstrittig im Zusammenhang mit veterinärmedizinischen Produkten gebraucht (vgl. act. 1 N. 670). Es obliegt den Beklagten, den Nichtgebrauch der klägerischen Marken im Bereich der Veterinärmedizin glaubhaft zu machen. Die Beklagten stützen ihre Einrede des Nichtgebrauchs einerseits auf eine in einer Wirtschaftszeitschrift zitierte Aussage des CEO der Klägerin 1, AA. , wonach dieser die klägerische Gruppe nicht in die Tiermedizin führen wolle (act. 53 N. 674; act. 54/202). Andererseits führten auch Suchanfragen auf den Internetseiten
www.A. group.com und www.A. AB. .com unter dem Begriff Tiermedizin zu keinen Ergebnissen (act. 53 N. 677; act. 54/203204). Diese Umstände indizieren stark, dass die Klägerinnen derzeit nicht in der Geschäftssparte Veterinärmedizin tätig sind; ein rechtserhaltender Gebrauch ihrer Zeichen scheint in der Tat wenig wahrscheinlich. Die Klägerinnen können diesen Behauptungen der Beklagten betreffend Defensivmarken auch nichts Greifbares entgegensetzen. Sie führen in ihrer Stellungnahme zu den Dupliknoven aus, dass ein Eintritt in den Geschäftsbereich der Veterinärmedizin unter der Ägide einer neuen Führung keineswegs ausgeschlossen sei (act. 98 N. 92). Diese Aussage lässt sich nur dahingehend verstehen, als dass bis jetzt keine Diversifikation in die Veterinärmedizin erfolgt ist. Auch die klägerische Behauptung, wonach eine entsprechende Ausdehnung (z.B.) durch Übernahmen jederzeit bevorstehen könne, ist wenig spezifisch (act. 98 N. 91). Ferner stützen auch die ins Recht gelegten negativen Suchergebnisse der internen Suchfunktion der Internetseiten A. group.com und A. AB. .com zum Stichwort Tiermedizin den Standpunkt der Beklagten (act. 54/203204). Es ist schliesslich unbestritten geblieben, dass die Klägerinnen in den Jahren 1990, 2001, 2002, 2006, 2010,
2011, 2012, 2015 und 2016 ihre Marken kontinuierlich für veterinärmedizinische Produkte und Dienstleistungen hinterlegt haben (act. 53 N. 687). Es ist zwar nachvollziehbar, dass ein Pharmaunternehmen seine Marken für den Fall einer allfälligen künftigen Expansion in das Geschäftsfeld der Veterinärmedizin hinterlegt. Konkret zeigt sich indes, dass die Klägerinnen über einen Zeitraum von Jahrzehnten ihre Marken systematisch und kontinuierlich für den Bereich der Veterinärmedizin hinterlegt haben. Eine Erweiterung des Geschäftsfelds ist indessen nie erfolgt. Auch heute kann aus den Behauptungen der Klägerinnen nicht auf ei- ne ernsthafte Gebrauchsabsicht geschlossen werden. Eine konkret geplante Diversifikation in den Bereich der Veterinärmedizin ist weder dargetan noch nachgewiesen. Damit haben die Klägerinnen ihre Marken für veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen über Jahrzehnte hinweg ohne jegliche Gebrauchsabsicht hinterlegt, um den Schutzumfang ihrer Marken zu vergrössern. Demzufolge erfolgte die Hinterlegung dieser Marken für veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen durch die Klägerinnen rechtsmissbräuchlich. Die im Zeitpunkt
der Nichtgebrauchseinrede noch andauernde Gebrauchsschonfrist der drei vorgenannten klägerischen Marken (IR-Marken Nr. 4 A. , fig., Nr. 5 A. fig. und Nr. 6 A. ) ist in Bezug auf veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen damit unbeachtlich. Zusammengefasst können die Klägerinnen ihre Unterlassungsansprüche aus Markenrecht im Bereich Veterinärmedizin nicht auf ihre neueren IR-Marken Nr. 4 A. , fig. (Wort-/Bildmarke) (act. 44/342), Nr. 5 A. , fig. (Wort-/Bildmarke) (act. 44/343) und Nr. 6 A. (Wortmarke) (act. 44/344) stützen.
Rechtserhaltender Gebrauch: Die Klägerinnen stützen ihr Unterlassungsbegehren Ziff. 1b hinsichtlich veterinärmedizinischer Waren und Dienstleistungen ferner auf ihre Marken, die sie für Humanmedizin (act. 43 N. 865 ff.) und Desinfektionsmittel (act. 43 N. 886 ff.) hinterlegt haben. Sie machen geltend, dass hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Bereiche Humanmedizin, Veterinärmedizin und Desinfektionsmittel Gleichartigkeit bestehe. Dies gilt es im Folgenden zu prüfen:
Gleichartigkeit von human- und veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen: Humanmedizinische Produkte dienen dazu, menschliche Krankheiten zu heilen. Veterinärmedizinische Produkte werden dagegen zur Behandlung von tierischen Krankheiten eingesetzt. Es mag zwar sein, dass in Einzelfällen humanme- dizinische Produkte zur Behandlung von Tierkrankheiten eingesetzt werden kön- nen. Dies ändert indessen nichts daran, dass humanmedizinische und veterinärmedizinische Waren und Dienstleistungen von den massgeblichen Verkehrskreisen Fachpersonen sowie Endabnehmer im Grundsatz als nicht substituierbar erachtet werden. Sie haben einen klar unterschiedlichen Verwendungszweck. Auch das Bundesgericht stellte in jüngeren Entscheiden bei der Beurteilung der Gleichartigkeit von Waren auf die Verwendungs- und Nutzungszwecke ab (BGE 128 III 96 E. 2c S. 99 Orfina; Urteil 4A_242/2009 des Bundesgerichts vom 10. Dezember 2009, in: sic! 2010, 355 Coolwater/cool water; Urteil
4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29. September 2014, in: sic! 2015, 37, 42
Arthursgroup SA/Swiss Arthur Prod SA). Damit besteht zwischen human- und veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen keine Gleichartigkeit. Die
Klägerinnen können sich demzufolge für ihren Unterlassungsanspruch im Bereich der Veterinärmedizin nicht auf ihre Marken im Bereich Humanmedizin stützen.
Gleichartigkeit von Desinfektionsmitteln und veterinärmedizinischen Produkten: Ob die Klägerinnen ihre Marken im Bereich Desinfektionsmittel rechtserhaltend gebraucht haben, muss wie vorstehend gezeigt nicht geprüft werden; die klä-
gerischen IR-Marken Nr. 4 A. , fig., Nr. 5 A.
fig. und Nr. 6
A. , die u.a. für Desinfektionsmittel hinterlegt sind, befanden sich im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtgebrauchseinrede noch in der Gebrauchsschonfrist. Entsprechend könnten sich die Klägerinnen für ihren Unterlassungsanspruch im Bereich Veterinärmedizin auf ihre Marken im Bereich Desinfektionsmittel berufen, wenn sich Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Desinfektionsmittel und Veterinärmedizin als gleichartig erweisen würden. Die Klägerinnen bringen vor, dass gemäss Praxis des IGE zwischen Desinfektionsmitteln einerseits und veterinärmedizinischen Erzeugnissen andererseits Gleichartigkeit bestehe, zumal die Abnehmerkreise erwarteten, dass ein Anbieter von Desinfektionsmitteln auch Desinfektionsmittel für den veterinärmedizinischen Bereich vertreibe (act. 43
N. 886 mit Verweis auf IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 9446,
E. III.B.3 und IGE: Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 10021, E.III.B.4). In der Tat gibt es Überschneidungen zwischen Desinfektionsmitteln und veterinärmedizinischen Erzeugnissen hinsichtlich Inhaltsstoffen und Wirkungsweisen. Desinfektionsmittel werden bekanntlich auch in der Veterinärmedizin verwendet. Nach dieser Logik würde es sich bei Desinfektionsmitteln um einen Teilbegriff handeln, der sich unter den Oberbegriff veterinärmedizinische Erzeugnisse subsumieren liesse. Desinfektionsmittel sind indessen für den Begriff der veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen nicht typisch, sondern unspezifisch. Die Ab- nehmer erwarten beim Gebrauch der klägerischen Marken für Desinfektionsmittel keinen zukünftigen Gebrauch für Waren und Dienstleistungen aller Arten in der Veterinärmedizin (vgl. das Urteil B_5871/2011 des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2013, E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Damit besteht keine Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen. Die klägerischen Marken, die für Desinfektionsmittel hinterlegt sind und sich noch in der Gebrauchsschonfrist befinden, wirken sich demzufolge nicht rechtserhaltend für den Bereich der Veterinärmedizin aus. Zusammenfassend verfügen die Klägerinnen im Bereich der Veterinärmedizin über keinen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch.
Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen
Die Klägerinnen machen geltend, die auf www.A. .com beworbenen Waren und Dienstleistungen (Impfstoffe / verschreibungspflichtige Medikamente / veterinärmedizinische Produkte sowie die zu ihnen gelieferten Produktinformatio- nen) seien identisch zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Medikamente für Menschen / pflanzliche und tierische Arzneimittel, Desinfektionsmittel / Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung in Gesundheitsfragen / Zusammenstellen von wissenschaftlichen, medizinischen und pharmazeutischen Expertenberichten etc.) (act. 1 N. 179 ff., N. 670). Es liegt auf der Hand und ist im Grundsatz ebenfalls unbestritten geblieben (vgl. act. 18 N. 507), dass die auf der beklagtischen Internetseite www.A. .com angebotenen bzw. beworbenen Waren und Dienstleistungen und die von den klägerischen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen gleichartig sind. Damit liegt Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit als Anspruchsvoraussetzung vor.
Verwechslungsgefahr
Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die Kennzeichnungskraft, die Art der Waren und Dienstleistungen sowie die Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise entscheidend. Die IR-Marken Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sind u.a. für Medikamente für Tiere und Menschen, pflanzliche Arzneimittel, Desinfektionsmittel, tierische Arzneimittel, pharmazeutische und hygienische Präparate, medizinische Erzeugnisse sowie für diverse damit im Zusammenhang stehende Informationen hinterlegt. Adressaten dieser Waren und Dienstleistungen sind sowohl Fachpersonen als auch Endverbraucher. Selbiges gilt im Hinblick auf die von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Druckwaren, Lehr- und Unterrichtsmaterialien und die diversen Dienstleistungen (u.a. das Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung in Gesundheitsfragen). Gemäss jüngerer Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird in Bezug auf Medikamente davon ausgegangen, dass nicht nur Fachpersonen, sondern auch Endverbraucher im Geschäftsverkehr grundsätzlich eine höhere Aufmerksamkeit an den Tag legen (Urteil B-1048/2015 des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. März 2016, E. 3). Angesichts der Warenbzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit ist indes evident, dass es trotz der (teilweise) höheren Aufmerksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise im Geschäftsverkehr zu Fehlidentifikationen der hinter der Domain stehenden Unternehmen kommen wird zumindest falsche Zusammenhänge vermutet werden (vgl. das Urteil 4C_341/2005 des Bundesgerichts vom 6. März 2007, E. 5.1 swiss-life.ch). Die Parteien hatten wie die Klägerinnen zutreffend vortragen auch mehrere Abgrenzungsvereinbarungen abgeschlossen, um genau dieser Verwechslungsgefahr zu begegnen (act. 1 N. 51 ff.,
N. 587; act. 5/2535). Entsprechend ist die Verwechslungsgefahr gegeben.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Klägerin 1 zufolge der Verwendung der Domain www.A. .com durch die Beklagten grundsätzlich ein Unterlassungsanspruch aus Markenrecht (mit Ausnahme von Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich Veterinärmedizin) gegenüber den Beklagten zusteht. Wie noch zu zeigen sein wird, wirkt sich die Einschränkung auf den Ausgang des Verfahrens indessen nicht aus; sie erweist sich damit nicht als entscheidend.
2.4.4.3.2. Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht
Firmenrecht: Die Klägerin 2 führt unstrittig seit dem tt. Juni 1997 die Firmenbe-
zeichnung A.
(Schweiz) AG. Diese geht zurück auf die … A.
(Schweiz) AG, die am tt.mm.1973 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde (act. 1 N. 21 ff., N. 147 ff., N. 606; act. 5/1011, act. 18 N. 128; act. 43 N. 201). Die Klägerinnen berufen sich ferner auf die erste in der Schweiz eingetragene Gesellschaft der klägerischen Gruppe A. Holding AG, die am tt.mm.1929 in AC. ins Handelsregister eingetragen wurde. Diese sei später
zur A.
AG umfirmiert und am tt.mm.2013 aus dem Handelsregister ge-
löscht worden (act. 1 N. 149; act. 43 N. 201; act. 44/214). Es ist indes weder behauptet noch ersichtlich, dass es sich dabei um die Rechtsvorgängerin der Klägerin 2 handelt. Hinsichtlich der Eintragungspriorität betreffend die Klägerin 2 ist der Eintrag vom tt.mm.1929 entsprechend nicht massgeblich. Die Beklagte 3 firmiert
seit 2011 als C.
AG (vormals: A.
B.
AD. AG). Sie wurde 1963 in Zürich als Tochtergesellschaft der Beklagten 2 gegründet und am tt.mm.1963 in das Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen (act. 1 N. 39; act. 5/20). Diese Firma enthält den Bestandteil A. . Damit verfügt die Beklagte 3 über die prioritätsältere Firma. Da das Erfordernis der Hinterlegungspriorität nicht erfüllt ist, erübrigt es sich, die übrigen Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen. Der Klägerin 2 steht aus Firmenrecht kein Unterlassungsanspruch zu.
Namensrecht: Die Klägerin 1 verfügt über eine nicht in den schweizerischen Registern eingetragene, ausländische Firma. Sie kann den Firmenschutz von Art. 956 OR nicht in Anspruch nehmen. Subsidiär kann sie sich jedoch auf das Namensrecht gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB berufen. Ausländische Handelsnamen sind durch Art. 8 PVÜ in allen Verbandsländern ohne Verpflichtung zur Hinterlegung Eintragung geschützt (siehe das Urteil 4C_31/2004 des Bundesgerichts vom 8. November 2004, E. 7; BÜHLER, in: Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art. 29 N. 10 f.). Die Klägerinnen 1 und 2 treten sodann unter dem Namen A. auf dem schweizerischen Markt auf (act. 1 N. 623). Die Beklagten treten u.a. unter der in der Schweiz abrufbaren Domain www.A. .com in Erscheinung. Der Namensträger wird durch Art. 29 Abs. 2 ZGB geschützt, wenn seine rechtlich geschützten Interessen beeinträchtigt sind. Auch das blosse Registrierenlassen von Internetseiten im In- und/oder Ausland kann eine unbefugte Zeichenverwendung i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB darstellen (vgl. BÜHLER, a.a.O., N. 39). Die Aneignung des klägerischen Namens mittels der beklagtischen Domain www.A. .com ist mit Blick auf die obigen Ausführungen ohne Weiteres geeignet, um im Rechtsverkehr Fehlvorstellungen über die Identität des Namensträgers zu erwecken. Es besteht offenkundig die Gefahr, dass Investoren, Ärzte, Apotheker etc. fehlgeleitet werden. Die Beklagten wenden indessen ein, die Domain www.A. .com seit 1992 in der Schweiz genutzt zu haben (act. 53 N. 40, N. 378 ff.). Ihr Interesse, den eigenen Namen als Domain zu gebrauchen, sei höher zu gewichten als
dasjenige der Klägerinnen (act. 18 N. 131 ff.; act. 53 N. 385). Die Klägerinnen entgegnen, dass die Beklagten über keine Namensrechte am Zeichen A. in der Schweiz verfügten. Entsprechend könnten sie sich auch nicht auf das Recht des Gleichnamigen berufen, um das Zeichen A. in Alleinstellung zu gebrauchen (act. 43 N. 171 ff.). Im Urteil des Handelsgerichts vom 29. Mai 2019 wurden allerdings hinsichtlich des Verbots der Verlinkung von www.C. .ch auf www.A. .com, www.A. F. .com sowie www.A. -L. .com, sofern auf den verlinkten Seiten A. in Alleinstellung zur Kennzeichnung verwendet wird (Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5) die Interessen der Klägerinnen am Gebrauch des Kennzeichens A. höher gewichtet. Das Bundesgericht hat dies in seinem Rückweisungsentscheid vom
29. April 2020 nicht beanstandet. Vielmehr hat es ausdrücklich festgehalten, dass sich die Beklagten mit den Abgrenzungsvereinbarungen zum Verzicht des Auftritts unter dem Zeichen A. ausserhalb der USA und Kanada verpflichtet hatten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Gemäss diesen Vereinbarungen steht es den Beklagten frei, für ihre Adressaten beliebige Inhalte auf Internetseiten mit den Domain-Namen www.C. .ch www.C. .com in der Schweiz zugänglich zu machen. Die Beklagten dürfen im Sinne der Vereinbarungen gar wie das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid ebenfalls verbindlich festgehalten hat in der Kommunikation mit ihren Adressaten das Zeichen A. als Firmenbestandteil verwenden, sofern es mit den vereinbarten Zusätzen verknüpft wird (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.4.2.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). In Anbetracht dessen ist ein gewichtiges Interesse weder dargetan noch ersichtlich, wonach die Beklagten ihren Anlegern, potentiellen Arbeitnehmern sonstigen Interessenten zwingend Informationen auf einer in der Schweiz abrufbaren Internetseite mit der Domain www.A. .com anbieten müssten. Vielmehr haben die Parteien den gemeinsamen historischen Wurzeln, der erzwungenen Spaltung des ursprünglichen Unternehmens und den daraus wachsenden Abgrenzungsproblemen bereits mit den genannten Abgrenzungsvereinbarungen Rechnung getragen. Demzufolge können sich Beklagten nicht auf das Recht des Gleichnamigen berufen. Damit
sind die geschäftlichen Interessen der Klägerinnen erheblich tangiert und es liegt gleichzeitig Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 29 Abs. 2 ZGB vor. Den Klägerinnen steht entsprechend ein Unterlassungsanspruch aus Namensrecht gegenüber den Beklagten zu.
Lauterkeitsrecht: Da die Website www.A. .com bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar ist, ist auf den vorliegenden Sachverhalt in Nachachtung des Marktauswirkungsprinzips (Art. 136 Abs. 1 IPRG) schweizerisches Lauterkeitsrecht anwendbar. Die Klägerinnen machen geltend, dass der erste nach aussen wahrnehmbare Gebrauch des Zeichens A. in der Schweiz im Jahre 1920 stattgefunden habe. Damals seien sie (die Klägerinnen) in den Schweizer Markt
eingetreten, wobei die AE.
in Zürich den Vertrieb von Chemikalien und
pharmazeutischen Spezialitäten von A. … [Ortschaft in Deutschland] über- nommen habe (act. 1 N. 152 ff., N. 644; act. 5/11). Diese Sachdarstellung wird von den Beklagten nicht bestritten (vgl. act. 18 N. 496). Damit ist erstellt, dass die Klägerinnen in der Schweiz das Zeichen A. zuerst gebraucht haben (Gebrauchspriorität). Die Klägerinnen verfügen sodann über eine schutzwürdige Marktposition; es sind weder Umstände geltend gemacht noch ersichtlich, wonach sie diese Rechtsposition unrechtmässig erworben hätten. In lauterkeitsrechtlicher Hinsicht sind zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr neben den kennzeicheninternen Umständen auch ausserhalb des Zeichens liegende Umstände massgeblich (kennzeichenexterne Umstände). Namentlich ist zu berücksichtigen, ob die Internetseite www.A. .com gut sichtbare, klärende Hinweise Disclaimer mit Angaben über die betriebliche Herkunft enthält. Vorauszuschicken ist, dass es sich bei den von den Beklagten im Zusammenhang mit ihrer Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 neu angebrachten Disclaimern um unzulässige, also hier unbeachtliche Noven handelt (siehe dazu vorstehend ausführlich unter Ziff. 2.4.2. 3). Diese Disclaimer können demzufolge nicht in die Beurteilung mit einbezogen werden, vielmehr hat diese auf Basis des bisherigen Prozessstoffes zu erfolgen. Das Bundesgericht führt in seinem Rückweisungsentscheid mit Verweis auf die vorinstanzlichen Erwägungen aus, dass der Hinweis, wonach sich www.A. .com nur an nordamerikanische Benutzer richte, nicht einfach aufzufinden sei. Dazu müsse der Cursor unten im Bildschirm über einen
schwarzen Balken bewegt werden, woraufhin ein Pop-Up-Fenster mit Links erscheine. Erst wenn dabei auf Terms of Use geklickt werde, was der angesprochene Internetnutzer kaum je tun werde, befinde sich dort ein entsprechender Hinweis. Ein Disclaimer erscheine einzig, sofern der Internetnutzer auf die Rubrik worldwide offices klicke, woraufhin er auf die Internetpräsenz www.C. .com umgeleitet werde. Dies setze dagegen voraus, dass der Internetnutzer die Hauptseite www.A. .com verlasse (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Diese vom Bundesgericht nicht beanstandeten Sachverhaltsfeststellungen erweisen sich auch für den hiesigen Entscheid als verbindlich. Demzufolge enthält die Internetseite www.A. .com keine genügend sichtbaren, klärenden Zusätze, durch die eine Fehlzurechnung sofort richtiggestellt werden könnte. Selbst bei informierten Internetnutzern etwa Fachpersonen, die in medizinischen Belangen spezialisiert sind kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihnen der Umstand, dass die Parteien in rechtlicher Hinsicht zwei voneinander unabhängigen Konzer- nen angehören, nicht bekannt ist. Dies muss umso mehr für Endverbraucher, die ebenfalls Teil des hier massgeblichen Verkehrskreises sind, gelten. Sie haben keinen Anlass, nach einem solchen Treffer (www.A. .com) bei der Inter- netrecherche nach einer anderen Website zu suchen. Damit ist auch unter Berücksichtigung des konkreten Internetauftritts der Beklagten die (mittelbare) Verwechslungsgefahr nicht wirksam gebannt.
Zusammenfassend verfügt die Klägerin 1 gegenüber den Beklagten über einen Unterlassungsanspruch aus Markenrecht (mit Ausnahme von veterinärmedizinischen Waren und Dienstleistungen, dies allerdings nur bezogen auf das Markenrecht), Lauterkeitsrecht und Namensrecht. Die Klägerin 2 verfügt gegenüber den Beklagten über einen Unterlassungsanspruch aus Lauterkeitsrecht und Namensrecht. Im Folgenden ist auf Einwendung der Beklagten hin zu prüfen, ob die diesbezüglichen Ansprüche der Klägerinnen verwirkt sind.
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Vorbemerkung
Nachstehend ist zu prüfen, ob die Beklagten Umstände darlegen und nachweisen können, welche die vorstehend bejahten Unterlassungsansprüche nachträglich zum Erlöschen bringen. Wie bereits im Urteil des Handelsgerichts vom 29. Mai 2019 festgehalten, ist die Frage der Verwirkung jeweils separat für alle (behaupteten) Rechtsverletzungen zu prüfen (act. 106 E. 11.5).
Parteivorbringen
Klägerinnen
Zur Verwirkung allgemein: Die Beklagten machen geltend, dass die Rechte der Klägerinnen an der Domain www.A. .com verwirkt seien. Die Klägerinnen entgegnen dazu Folgendes: Anfangs der 2000-er Jahre sei der Internetauftritt der Beklagten nicht derart virulent gewesen, dass eine sofortige Reaktion seitens der Klägerinnen angezeigt gewesen wäre (act. 53 N. 342). In den Jahren 2002 bis 2004 habe der Internetauftritt der Beklagten indessen fortlaufend Anlass zu Diskussionen geboten, die teilweise in Schreiben der Klägerinnen an die Beklagten gemündet hätten (act. 43 N. 352, N. 354, N. 358; act. 5/36; act. 44/237; act. 44/269). Aufgrund der besonderen Beziehung der Parteien und der daraus resultierenden Kommunikations- und Konfliktlösungskultur hätten Klageandrohungen, formelle Abmahnschreiben Fristansetzungen indes nicht dem gängigen Verhaltensschema entsprochen (act. 43 N. 332, N. 335 ff.). Im Schreiben vom 11. Februar 2005 habe die Klägerin 1 indessen explizit festgehalten, dass die Verwendung des Zeichens A. sowohl in der Domain www.A. .com als auch in den beklagtischen E-Mail-Adressen ihre Rechte verletze (act. 43
N. 361; act. 5/38). Die Parteien hätten in den darauffolgenden Jahren das Thema Internet immer wieder diskutiert (act. 43 N. 363). Der eigentliche Wendepunkt habe mit der Fusion der beklagtischen Gruppe mit AF. im Jahr 2009 eingesetzt (act. 43 N. 369). Dort hätten die Beklagten ihre Internetpräsenz von einer einfachen Unternehmenswebsite durch den Einsatz von Social-Media, neuen Internetseiten und zahlreichen Verlinkungen in eine globale und vernetzte Internetkommunikationsplattform umgewandelt (act. 43 N. 367 ff.).
Zur Verwirkung der Ansprüche betreffend die Domain www.A.
.com: Die
Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten die Domain www.A. .com zwar im Jahr 1992 registriert hätten. Die streitgegenständliche Domain sei indessen im Jahr 1992 noch nicht in Gebrauch gewesen. Ebenso sei diese zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Schweiz ausgerichtet gewesen (act. 43 N. 424, N. 436). Sie (die Klägerinnen) hätten die Internet-Problematik ein erstes Mal im Jahr 2002 an die Beklagten herangetragen. Ab dem Jahr 2009 hätten sich die Umstände sodann komplett geändert. Die Präsenz www.A. .com sei zu einer neuen globalen, interaktiven Kommunikationsplattform geworden, welche die Beklagten von 2007 bis 2012 aufgebaut hätten. Darauf hätten sie (die Klägerinnen) denn auch sofort reagiert (act. 43 N. 436).
Beklagte
Zur Verwirkung allgemein: Die Beklagten machen geltend, dass die Parteien die Nutzung des Zeichens A. durch die Gegenseite jeweils aufmerksam beobachtet hätten (act. 53 N. 499). Die von den Klägerinnen als Abmahnung betitelten Schreiben hätten sie (die Beklagten) als Einladung zur Diskussion um eine gemeinsame Internetseite verstanden (act. 53 N. 617). Die Klägerinnen versuchten nun im Nachhinein ihre Untätigkeit betreffend Internetsachverhalte mit der behaupteten Expansion des beklagtischen Internetauftritts ab dem Jahr 2009 zu rechtfertigen (act. 53 N. 577). Dieses Vorbringen sei indes nicht rechtserheblich, zumal die heute vorgeworfenen Kennzeichennutzungen lange vor dem Jahr 2009 existiert hätten (act. 53 N. 499).
Zur Verwirkung der Ansprüche betreffend die Domain www.A.
.com: Betreffend die Domain www.A. .com machen die Beklagten konkret geltend, dass diese bereits am tt. Dezember 1992 registriert und aktiviert worden sei (act. 18 N. 177; act. 53 N. 579). Die Parteien hätten sich hinsichtlich der Zeichen- nutzung gegenseitig ununterbrochen und flächendeckend beobachtet (act. 53
N. 499). Die Klägerinnen hätten bis ins Jahr 2012 keine Unterlassung der Abrufbarkeit der Domain www.A. .com gefordert. Damit sei von einem 20jährigen Zuwarten auszugehen. Gegen die Nutzung von anderen Domains durch die Beklagten etwa www.A. .dk, www.A. .no, www.A. .com.tr und www.A. .co.uk seien die Klägerinnen dagegen energisch vorgegangen (act. 53 N. 511; act. 54 N. 190). Unter diesen Umständen hätten die Beklagten das passive Verhalten der Klägerinnen in Bezug auf die Domain www.A. .com als Zustimmung werten dürfen (act. 53 N. 513). Entsprechend seien dahingehende Ansprüche der Klägerinnen verwirkt.
Rechtliches
Bei der Verwirkung handelt es sich um eine Einrede, mit der vorgebracht wird, dass das betreffende Abwehrrecht gegenüber dem Verletzter nicht mehr bestehe. Sie bewirkt nicht den umfassenden Rechtsuntergang, sondern ein aus dem Rechtsmissbrauchsverbot abgeleitetes Durchsetzungshindernis (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Vor Art. 51a60, N. 58 m.w.H.; ISLER, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 13 N. 64). Dies ist namentlich der Fall, wenn der Berechtigte die Verletzung seiner Rechtsstellung jahrelang duldet, dann aber doch gerichtlich gegen den Verletzer vorgeht (Urteil 4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29. September 2014, E. 6.1, in: sic! 2015,
S. 37 ff. Arthursgroup SA I Swiss Arthur Prod SA). Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die Verwirkung des Abwehranspruchs indessen nicht leichthin anzunehmen (BGE 130 III 113 E. 4.3 Montessori; BGE 117 II 575 E. 4a Iba I Ibacom; Urteil 4A_257/2014 des Bundesgerichts vom 29. September 2014,
E. 6.1, in: sic! 2015, S. 37 ff. Arthursgroup SA I Swiss Arthur Prod SA). Massgebend sind stets die Umstände des Einzelfalles.
Für den Eintritt der Verwirkung müssen im Einzelnen vier Voraussetzungen (kumulativ) erfüllt sein: (1) Der Verletzte muss Kenntnis von der Verletzung haben sie muss zumindest erkennbar sein, und (2) er muss die Verletzung während einer längeren Zeit dulden. Der Verletzende muss sodann (3) einen wertvollen Besitzstand erworben haben und (4) dies in gutem Glauben getan haben (FRICK, a.a.O., Vor Art. 51a60 N. 61). Als Faustregel wird vertreten, dass eine Verwirkung kaum vor fünf Jahren zu bejahen ist. Nach Ablauf von zehn Jahren dürfte die Verwirkung dagegen meistens eingetreten sein (MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, N. 1061).
Würdigung
Die Klägerinnen machen generell geltend, eine Verwirkung ihrer Abwehransprüche sei aufgrund der bestehenden Abgrenzungsvereinbarungen von vornherein unmöglich. Dieser Rechtsauffassung ist nicht beizupflichten. Bei einer Abgrenzungsvereinbarung handelt es sich um eine einvernehmliche Regelung zweier Inhaber von Kennzeichen (Marken, Firmen etc.) über den Einsatzbereich ihrer Zeichen (MARBACH, a.a.O., N. 714). Der Umstand, dass eine Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen wurde, ändert nichts daran, dass die dem Inhaber von prioritätsälteren Kennzeichen zustehenden Abwehransprüchen im Grundsatz verwirken können. Dies umso mehr, als dass sich die Klägerinnen vorliegend nicht auf vertragliche, sondern ausservertragliche Ansprüche berufen.
Kenntnis von der Zeichenverletzung / fahrlässige Unkenntnis / langes Zuwarten: Vorab ist festzuhalten, dass bei Internetseiten auf das Aktivierungsdatum und nicht auf den Zeitpunkt der Registrierung abzustellen ist. Dies wurde im Rückweisungsentscheid betreffend das Rechtsbegehren 7 nicht beanstandet (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2, E. 7.1 ff., nicht publ. in: BGE 146 III 225). Davon ist auch hier auszugehen. Die Internetseite www.A. .com wurde am tt. Dezember 1992 registriert (act. 18 N. 177; act. 53 N. 593). Dies ist seitens der Klägerinnen unbestritten geblieben (act. 43
N. 424). Die Beklagten behaupten ferner, die streitgegenständliche Internetseite sei von diesem Zeitpunkt an in der Schweiz abrufbar gewesen (act. 18 N. 177). Die Klägerinnen bestreiten dies (act. 43 N. 425, N. 436). Gemäss ihrer Sachdarstellung sei die Internetseite erst Jahre später in Gebrauch genommen worden (act. 43 N. 204). Die Beklagten vertreten den Standpunkt, dass die Klägerinnen bereits seit Dezember 1992 Kenntnis von der Domain www.A. .com gehabt hätten bzw. hätten haben müssen. Entscheidend ist jedoch, ob die streitgegenständliche Internetseite zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar gewesen ist. Erst dieser Umstand stellt eine Rechtsverletzung dar.
Die Beklagten reichen dazu ein Witness Statement von AG. , welches dieser im UK-Verfahren im Jahr 2015 abgegeben hatte, ein. Er äussert sich dahingehend, dass die Internetseite www.A. .com im Jahr 2012 bereits seit 20 Jahren gebraucht worden sei (act. 44/262 Rz. 38). Dieser pauschalen Aussage lässt sich nicht entnehmen, ab welchem Zeitpunkt die streitgegenständliche Inter- netseite auf die Schweiz ausgerichtet gewesen ist bzw. seit wann diese in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar ist. Ebenso ist nicht erkennbar, ob der Zeuge im UK-Verfahren auf das Registrationsoder das Aktivierungsdatum Bezug nimmt. Entsprechend kann offenbleiben, welcher Beweiswert diesem Witness Statement zukommt. Es lässt sich nicht erstellen, ab wann die Internetseite www.A. .com Auswirkungen auf die Schweiz zeitigte. Daher ist auch nicht erwiesen, ab wann die Klägerinnen vom rechtsverletzenden Verhalten Kenntnis hatten bzw. dieses hätten erkennen müssen. Dies wirkt sich zulasten der Beklagten aus. Nur schon aus diesem Grund ist der Verwirkungstatbestand nicht erfüllt.
Wertvoller Besitzstand: Die Beklagten machen geltend, hinsichtlich der in der Schweiz abrufbaren Internetseite www.A. .com einen wertvollen Besitzstand namentlich eine wertvolle Wettbewerbsstellung erworben zu haben. Zur Begründung verweisen die Beklagten pauschal auf den Umstand, dass in der Schweiz ansässige (Gross)-Investoren und potentielle Stellensuchende ohne diese Internetseite keine Informationen über die Beklagte 2 im Internet finden wür- den, um Entscheidungen betreffend Anlagen bzw. Stellenbewerbungen treffen zu können. Diesbezüglich reichen sie u.a. eine Sammelbeilage ein, woraus sich ergibt, dass die Beklagten ihre Adressaten für weitere Informationen auf die streitgegenständlichen Internetpräsenzen verweisen (act. 54/201). Es ist zwar nachvollziehbar, dass es sich für die Wettbewerbsstellung der Beklagten günstig auswirkt, wenn diese unter der in der Schweiz abrufbaren Internetseite www.A. .com potentielle Arbeitnehmer und (Gross-)Investoren ansprechen können. Dieser Umstand allein ist indes noch nicht hinreichend, um einen wertvollen Besitzstand zu begründen. Vielmehr ist es den Beklagten zumutbar, ihren Adressaten die genannten Informationen auf einem Weg zukommen zu lassen, der die Kennzeichenrechte der Klägerinnen nicht verletzt. Dies kann die Beklagte 2 namentlich unter der vertraglich vorgesehenen Bezeichnung A. & Co. Inc.,
… [Ortschaft], N.J., [USA bzw. allenfalls nun neu: … [Ortschaft], N.J., USA] (Art. 5 der Abgrenzungsvereinbarung von 1970, act. 5/34) sowie unter den Domains www.C. .com und www.C. .ch tun. In Anbetracht des Gesagten ist weder dargelegt noch ersichtlich, dass sich die Beklagten in Bezug auf die aus der Schweiz abrufbaren Internetseite www.A. .com eine derart starke Wettbewerbsstellung in der Schweiz aufgebaut und basierend darauf Dispositio- nen getroffen hätten, um den Klägerinnen ihre Rechtsausübung zu verwehren. Damit ist auch die eigentliche Grundlage des Instituts der Verwirkung nicht erfüllt.
Bei diesem Ausgang erübrigt sich die Prüfung der weiteren Tatbestandsvoraussetzungen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Verwirkung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche der Klägerinnen in Bezug auf die Domain www.A. .com weder dargetan noch nachgewiesen ist. Ausgangsgemäss erübrigt es sich, den Klägerinnen zu diesbezüglich vorgebrachten Dupliknoven Frist zur Stellungnahme anzusetzen.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 passivlegitimiert seien (act. 1 N. 171 f., N. 678 i.V.m. N. 683, N. 679). Die Beklagten äussern sich nicht zur Aktiv- und Passivlegitimation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 1b.
Die Klägerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klägerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht für die geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist alsdann die Beklagte 1 als Admin- Kontakt der Domain www.A. .com. Die Beklagte 2 ist schliesslich als Registrantin der Domain ins Recht zu fassen.
Zwischenfazit
Den Beklagten 1 und 2 ist zu verbieten, die Internetseite www.A. .com und/oder die entsprechenden Unterseiten (www.A. .com/xy) für Personen in der Schweiz zugänglich zu machen. Ein Inhalt von www.A. .com (oder der entsprechenden Unterseite) gilt indessen dann als nicht zugänglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie (Geo-IP-Datenbank
von T. CDN-Software von U. mit Geo-IP-Datenbank eine gleichwertige Technologie) verwenden, um derartige Anfragen aus der Schweiz zu blockieren. Eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen als angemessen.
A. (xy).com (Rechtsbegehren Ziff. 2)
Ausgangslage
A. P. .com und A. L. .com entschied das Bundesgericht, dass diese einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweisen (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit sind auch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen (Anspruch auf Unterlassung aus Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht) zu prüfen. Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, den Betrieb der Internetpräsenz www.A. H. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2d) gemäss Ziffer. 8 in der Unterlassungserklärung in Zukunft komplett einzustellen (act. 154 N. 32). Hinsichtlich der Internetpräsenzen www.A. -E. .com, www.A. G. .com, www.A. I. .com, www.A. K. .com, www.A. L. .com, www.A. P. .com und www.A. -manuals.com würden sie (die Beklagten) sodann GeoblockingMassnahmen implementieren (Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j) (act. 154 N.34 ff.; Ziff. 1a der Unterlassungserklärung). Überdies hätten sie (die Beklagten) sich in Ziff. 2 der Unterlassungserklärung neu verpflichtet, die Inter- netnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse, die auf die Internetseite www.A. F. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2b) zugreifen wollten, künftig auf die Internetseite www.A. .com/media/ weiterzuleiten. Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse würden sodann künftig gleichsam von www.A. J. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2f) auf www.A. .com umgeleitet (act. 154 N. 40 f.). Die Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i, 2j seien entsprechend zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben. Die Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f seien sodann abzuweisen (act. 154 N. 33, N. 36, N. 42; act. 166 N. 46 ff.).
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten in Ziff. 1a und 8 der Unterlassungserklärung im Sinne einer Teilklageanerkennung erklärt hätten, den Gebrauch von www.A. H. .com, www.A. -E. .com,
www.A. G. .com, www.A. I. .com,
www.A. K. .com, wwww.A. L. .com, www.A. P. .com und www.A. -manuals.com (Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j) verbindlich einzustellen bzw. auf diesen Internetseiten Geoblocking-Massnahmen zu implementieren (act. 160 N. 63 ff.). Was die von den Beklagten angekündigten Verlinkungen betreffend die Internetpräsenzen www.A. F. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2b) und www.A. J. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2f) betreffe, so seien diese damit einhergehenden neuen Tatsachen vor dem Hintergrund der Bindungswirkung des Rückweisungsurteils und der Novenschranke unzulässig (act. 160 N. 71 ff.). Hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b und Ziff. 2f verfügten sie (die Klägerinnen) noch immer über ein Rechtsschutzinteresse (act. 160 N. 71 ff.).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Die Beklagten haben sich in der Unterlassungserklärung Ziff. 8 hinsichtlich der Internetpräsenz www.A. H. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2d) dazu verpflichtet, das Zeichen A. in Alleinstellung nicht mehr zu gebrauchen bzw. den Betrieb der Internetseite komplett einzustellen. Ferner haben sie (die Beklagten) sich in Ziff. 1a der Unterlassungserklärung verpflichtet, auf den Internetpräsenzen www.A. -E. .com, www.A. G. .com,
www.A. -I. .com, www.A. K. .com,
www.A. L. .com, www.A. P. .com und www.A. manuals.com (Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j) Geoblocking-Massnahmen zu implementieren. Auch diese Willenserklärung ist dahingehend zu verstehen, als dass sich die Beklagten dem klägerischen Ansin- nen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 (Implementation von Geoblocking- Massnahmen) vollumfänglich und bedingungslos unterworfen haben. Demzufolge ist das Verfahren hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2a, 2c, 2d, 2e, 2g, 2h, 2i und 2j als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
Anderes gilt hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b und Ziff. 2f. Die Klägerinnen verlangen in den entsprechenden Rechtsbegehren ebenfalls die Implementierung von Geoblocking-Massnahmen. Die Beklagten beabsichtigen indessen, Internet- nutzer mit einer Schweizer IP-Adresse von www.A. F. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2b) künftig auf die Internetseite www.A. .com/media/ weiterzuleiten. Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse würden alsdann künftig von www.A. J. .com (Rechtsbegehren Ziff. 2f) auf www.A. .com weitergeleitet. Diese Äusserungen können nicht als Klageanerkennung gewertet werden. Vielmehr erweisen sich auch diese neuen Sachverhaltsvorbringen wie vorne bereits dargelegt (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2. 3) als unzulässige Potestativ-Noven, die nicht rechtzeitig in das Verfahren eingebracht wurden und damit nicht mehr zu berücksichtigen sind. Zudem ist es den Beklagten ohnehin untersagt, die Internetseite www.A. .com Nutzern mit einer Schweizer-IP-Adresse zugänglich zu machen. Da die Beklagten angesichts ihrer diesbezüglichen Tat- und Rechtsvorbringen die Domains
www.A. F. .com und www.A. J. .com weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch die Wiederholungsgefahr ohne Weiteres gegeben. Demzufolge verfügen die Klägerinnen hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b und Ziff. 2f noch immer über ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse.
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Die Beklagten machen auch hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f geltend, dass diese nicht genügend bestimmt und/oder unverhältnismässig seien (act. 53 N. 762 ff.). Einzig hinsichtlich des Passus des Rechtsbegehrens Ziff. 2 und/oder deren mit dem Bestandteil 'A. ' gekennzeichneten Unterseiten gilt es zu präzisieren, dass damit die entsprechenden Unterseiten, also beispielsweise www.A. F. .com/xy, gemeint sind. Darüber hinaus ist indessen weder konkret dargetan noch ersichtlich, dass die Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f unbestimmt seien. Ebenso erweisen sich die von den Klägerinnen beantragten Geoblocking-Technologien (Geo-IP-Datenbank von T. CDN-Software
von U. zweckmässig.
mit Geo-IP-Datenbank eine gleichwertige Technologie) als
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten die von den Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f umfassten Domain-Namen gewerbsmässig und kennzeichenmässig gebrauchten. Die Beklagten würden auf den unter diesen Domain-Namen abrufbaren Internetseiten pharmazeutische Produkte beschreiben und bewerben sowie Informationen im Gesundheitsbereich zur Verfügung stellen (act. 1 N. 688). Entsprechend verletzten die streitgegenständlichen Domain-Namen das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 692 ff.).
Die Beklagten bestreiten wiederum, dass die Klägerinnen in Bezug auf ihre Marken im Bereich der Veterinärmedizin über eine Anspruchsgrundlage verfügten, um die Sperrung des Zugangs zu den Domains gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2b und 2f zu erwirken (act. 18 N. 406). Im Übrigen kann auf die vorstehend zusam mengefassten Vorbringen der Beklagten verwiesen werden (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.4.4. 1).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Die in Rechtsbegehren 2b und 2f aufgeführten Domains www.A. F. .com und www.A. J. .com sind ähnlich mit der IR-Marke Nr. 1 A. (Wortmarke), den IR-Marken Nr. 3 und Nr. 2 A. , fig. (Wort-/Bildmarken) sowie der IR-Marke Nr. 7 A. fig. (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 690). Die Zusätze -F. und -J. sind beschreibend und damit wenig unterscheidungskräftig. Sie sind nicht geeignet, ge- nügend Abstand zu den klägerischen Marken zu schaffen (act. 1 N. 690). Damit liegt Zeichenähnlichkeit vor.
Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen: Die Klägerinnen machen geltend, dass sämtliche auf den genannten Internetseiten beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 689). Auf den streitgegenständlichen Internetseiten werden im Wesentlichen pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige Medikamente, Desinfektionsmittel, veterinärmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Gesundheitsbereich (Zusammenstellen von wissenschaftlichen und me- dizinischen Expertenberichten, Zurverfügungstellen von medizinischen und pharmazeutischen Daten etc.) beschrieben und beworben (act. 1 N. 217 ff., N. 689, act. 5/ 54, act. 5/102 ff.). Es liegt auf der Hand, dass es sich dabei um Waren und Dienstleistungen handelt, die mit den von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest gleichartig sind. Dies ist von den Beklagten im Wesentlichen auch nicht bestritten worden (vgl. act. 18
N. 398 ff., N. 514). Auch die Verwechslungsgefahr ist gegeben; dazu kann auf die
vorstehenden Erwägungen zu www.A. .com verwiesen werden (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1. 4).
Indessen verfügen die Klägerinnen über keinen Anspruch aus Markenrecht betreffend Waren und Dienstleistungen im Bereich Veterinärmedizin. Dazu kann auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.4.4.3.1. 2).
Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht
Firmenrecht : Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klägerin 2 nicht über prioritäre Rechte verfügt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrecht zu.
Namensrecht: Die Klägerinnen haben am Namen A. Namensrechte. Die Unterseiten www.A. F. .com und www.A. J. .com beeinträchtigen die Klägerinnen gleich wie die Hauptseite www.A. .com in ihren rechtlich geschützten Interessen (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Lauterkeitsrecht: Für die Prüfung lauterkeitsrechtlicher Ansprüche erweist sich wie bereits erläutert der Inhalt der konkreten Internetseite als rechtserheblich. Namentlich ist relevant, ob diese gut sichtbare, klärende Hinweise Zusätze enthält, welche die massgeblichen Verkehrskreise über die betrieblichen Identitäten aufklären. Die Klägerinnen haben am Zeichen A. ein prioritätsälteres Recht. Die Internetseite www.A. F. .com soll sich gemäss den in der Fusszeile abrufbaren Terms of use ausschliesslich an Internetnutzer aus den USA richten (act. 18 N. 269; act. 19/70). Auf der Internetseite www.A. J. .com werden Internetnutzer u.a. eingeladen, sich zu registrieren. Hier findet sich der kryptische Hyperlink Privacy Commitment for US Patients Consumer and Caregivers (act. 43 N. 646; act. 44/286; act. 53 N. 327). Dieser Hinweis fällt dezent aus und wird vom Durchschnittsnutzer kaum zur Kenntnis genommen (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,
E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Im Übrigen dienen auch die auf den streitgegenständlichen Websites abrufbaren Inhalte betreffend den Pharmabzw. Me- dizinalbereich nicht der Klarstellung hinsichtlich der betrieblichen Identitäten. Die Inhalte dieser Internetseite laden den Nutzer vielmehr zum Verweilen ein und leiten dadurch wirtschaftliche Werte um (vgl. HEINEMANN, in: Kommentar zum UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zürich 2018, Art. 3 lit. d UWG N. 139).
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Hinsichtlich der Internetseiten www.A. F. .com und www.A. - J. .com machen die Beklagten keine Verwirkung der Abwehrrechte geltend, weshalb sich eine Prüfung erübrigt.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 passivlegitimiert seien (act. 1 N. 700 f.; act. 1 N. 217, N. 235, N. 250, N. 259, N. 266, N. 276,
N. 288, N. 294). Die Beklagten äussern sich nicht zur Aktiv- und Passivlegitimation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 2.
Die Klägerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klägerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht für die geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist alsdann die Beklagte 1 als Admin- Kontakt der Domains www.A. F. .com und www.A. - J. .com. Die Beklagte 2 ist schliesslich als Registrantin der Domain ins Recht zu fassen.
Zwischenfazit
Die Klage ist mit Bezug auf die Rechtsbegehren
Ziff. 2 lit. a (www.A. -E. .com),
Ziff. 2 lit. c (www.A. G. .com),
Ziff. 2 lit. d (www.A. H. .com),
Ziff. 2 lit. e (www.A. I. .com),
Ziff. 2 lit. g (www.A. K. .com),
Ziff. 2 lit. h (www.A. L. .com),
Ziff. 2 lit. i (www.A. P. .com) und
Ziff. 2 lit. j (www.A. manuals.com)
als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, die Domains www.A. F. .com und www.A. J. .com und/oder die entsprechenden Unterseiten (www.A. F. .com/xy www.A. - J. .com/xy) (Rechtsbegehren Ziff. 2 lit. b und f) für Personen in der Schweiz zugänglich zu machen. Ein Inhalt von www.A. F. .com www.A. J. .com gilt indessen dann als nicht zugänglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie (Geo-IP-Datenbank von T. CDN-Software von U. mit Geo-IP-Datenbank eine gleichwertige Technologie) verwenden, um derartige Anfragen zu blockieren. Eine Frist von 30 Tage nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen als angemessen.
Facebook.com / Youtube.com (Rechtsbegehren Ziff. 3)
Ausgangslage
Hinsichtlich der vom Rechtsbegehren Ziff. 3 umfassten Social-Media-Präsenzen (Facebook/Youtube) hielt das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 fest, dass die Feststellung des Sachverhalts im Erstentscheid unvollständig geblieben sei (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob diese Social-Media-Präsenzen einen genügenden wirtschaftlichen Bezug zur Schweiz aufweisen. Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, sich im Rahmen von Ziff. 4 der Unterlassungserklärung verpflichtet zu haben, auf den facebook-Präsenzen www.facebook.com/A. N. , www.facebook.com/A. L. , www.facebook.com/A. Manual, www.facebook.com/A. P. , www.facebook.com/A. Q. und www.facebook.com/A. V. Geoblocking-Massnahmen zu implementieren (act. 154 N. 37). Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse würden so künftig nicht mehr auf diese Präsenzen zugreifen können. Entsprechend sei das Verfahren hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 3b, 3c, 3d, 3f, 3g und 3i als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 154 N. 38 f.; act. 166 N. 57 f.). Der Betrieb der facebook-Präsenzen www.facebook.com/A. M. , www.facebook.com/A. O. und www.facebook.com/A. J. (Rechtsbegehren Ziff. 3a, 3e, 3h) sei so- dann gänzlich eingestellt worden (act. 154 N. 32 f.; act. 166 N. 46 f.). Indessen seien hinsichtlich der youtube-Internetpräsenzen derzeit keine Geoblocking- Massnahmen möglich. Die neu eingefügten Disclaimer verhinderten jedoch eine bestimmungsgemäss Abrufbarkeit dieser Internetpräsenzen in der Schweiz, weshalb die Rechtsbegehren Ziff. 3j und Ziff. 3k abzuweisen seien (act. 154 N. 44 ff.; act. 166 N. 76.).
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Rechtsbegehren Ziff. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h und 3i infolge Klageanerkennung als gegenstandslos geworden abzuschreiben seien (act. 160 N. 70). Hinsichtlich der youtube-Präsenzen seien Geoblocking-Massnahmen möglich, weshalb sie (die Klägerinnen) an den Rechtsbegehren Ziff. 3j und Ziff. 3k weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse verfügten (act. 160 N. 77, N. 81 ff.).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Die Beklagten erklären in Ziff. 4 der Unterlassungserklärung, hinsichtlich der Internetpräsenzen www.facebook.com/A. N. , www.facebook.com/A. -L. , www.facebook.com/A. Manual, www.facebook.com/A. -P. , www.facebook.com/A. Q. und www.face-book.com/A. V. Geoblocking-Massnahmen zu implementieren (act. 151/244). Damit kommen sie dem Ansinnen der Klägerinnen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 3b, 3c, 3d, 3f, 3g und 3i vollumfänglich nach. Den Betrieb der Präsenzen www.facebook.com/A. M. , www.facebook.com/A. -O. und www.facebook.com/A. J. haben die Beklagten sodann gemäss Ziff. 8 iiiv der Unterlassungserklärung definitiv eingestellt (Rechtsbegehren Ziff. 3a, 3e, 3h). Damit ist das Verfahren hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 3ai als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben. Wie bereits vorstehend festgehalten (siehe vorne unter Ziff. 2.4.2. 3), handelt es sich bei den von den Beklagten auf den youtube-Internetpräsenzen neu angebrachten Disclaimern um unzulässige Potestativ-Noven, die in diesem Verfahrensstadium nicht mehr eingebracht werden können. Da die Beklagten die Internetpräsenzen www.youtube.com/user/A. und www.youtube.com/use r-
/A. E. .com weiterhin zu nutzen gedenken, ist auch die Wiederholungsgefahr ohne Weiteres gegeben. Demzufolge verfügen die Klägerinnen hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 3j und 3k weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse.
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug
Parteivorbringen
Zu den Social-Media-Präsenzen generell: Die Klägerinnen machen geltend, dass die Social-Media-Internetpräsenzen Teil eines einheitlichen, globalen Werbeauftritts der Beklagten bildeten (act. 43 N. 489 ff.). Aus diesem explizit globalen Charakter der beklagtischen Social-Media-Präsenzen ergebe sich auch ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug zur Schweiz (act. 43 N. 488). Die Internet- und die
Social-Media-Präsenzen seien umfassend und miteinander verknüpft. Sie bezweckten, weltweit abgerufen zu werden, und seien entsprechend Teil des globalen Kommunikations-Konzepts der Beklagten (act. 43 N. 684). Die Schweizer Internetnutzer würden entweder direkt als Schweizer zumindest aufgrund des Inhalts und der Aufmachung als Teil der globalen Community angesprochen (act. 43 N. 491). Ferner lasse sich auch in Anwendung der Prinzipien der Joint Recommandation eine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit der Internet- und Social-Media-Präsenzen in der Schweiz begründen (act. 43 N. 488).
Zu den Youtube-Präsenzen : Auch die streitgegenständlichen youtube-Präsenzen www.youtube.com/user/A. und www.youtube.com/user/A. E. seien Teil des globalen Kommunikationskonzepts der Beklagten und bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar (act. 1 N. 351, N. 356, N. 360; act. 43
N. 698). Es sei irrelevant, ob die einzelnen Video-Clips einen direkten inhaltlichen Bezug zur Schweiz aufwiesen nicht (act. 43 N. 698).
Die Beklagten machen geltend, ihre youtube-Kanäle würden in der Schweiz keine wirtschaftliche Wirkung zeitigen (act. 53 N. 313). Seit November 2017 würden die Beklagten 3, 4 und 5 sodann den youtube-Kanal C. Schweiz betreiben, der sich explizit an Schweizer Nutzer richte (act. 53 N. 346).
Rechtliches
In seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 entwickelte das Bundesgericht zentrale Kriterien, nach denen sich in Internetsachverhalten ein rechtlich relevanter Gebrauch eines Kennzeichens in einem bestimmten Staat begründet. Demnach reicht die blosse Abrufbarkeit einer Website nicht aus, um einen hinreichenden wirtschaftlichen Bezug (commercial effect) zu einem bestimmten Staat herzustellen. Es braucht vielmehr eine qualifizierte Beziehung der Zeichennutzung zu einem bestimmten Gebiet, um vom Geltungsbereich eines territorial beschränkten Schutzrechts erfasst zu werden. Um dies zu beurteilen, müssen die Gesamtumstände gewürdigt werden. Zudem müssen die Interessen des Kennzeichennutzers und jene des Inhabers des inländischen Schutzrechts gegeneinander abgewogen werden. Als Auslegungshilfe dazu dienen die Kriterien, welche die
Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organisation, WIPO) und der Pariser Verband (Paris Union für the Protection of Industrial Property) im Jahre 2001 zum Schutze des geistigen Eigentums in einer gemeinsamen Empfehlung (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Rights in Signs, on the Internet, fortan: Joint Recommendation) entwickelt hatte (BGE 146 III 225 E. 3.3.2 S. 231 ff.):
Angesichts der heute verfügbaren technischen Möglichkeiten wie Geotargeting bzw. Geoblocking, mittels derer die Abrufbarkeit einer Website territorial begrenzt werden kann, sind diese Kriterien bei der Interessenabwägung gemäss Bundesgericht weit auszulegen (BGE 146 III 225 E. 3.3.4 S. 236).
Würdigung
Die Klägerinnen machen geltend, dass mittlerweile eine grosse Anzahl der von den Beklagten aufgeschalteten Videos globale und damit auch für den Internet- nutzer in der Schweiz relevante Inhalte aufwiesen (act. 43 N. 700). Auf den bei- den streitgegenständlichen youtube-Kanälen befinden sich (Werbe-)Videos mit den Titeln A promise made to help the world M. (act. 43 N. 702;
act. 44/329), A.
L.
Push (act. 43 N. 703), A.
… (act. 43
N. 704; act. 44 N. 329), … day (act. 43 N. 704; act. 44/329), A. L.
who we are (act. 43 N. 706; act. 44/329), … Committment und A. E. (act. 43 N. 711; act. 44/329). Die Beklagten bestreiten die Inhalte dieser Videos nicht (act. 53 N. 346). Die A. L. s-Initiative (youtube-Videos
A.
L.
Push [act. 44/329]; A.
… [act. 44/329]) ist wie
schon im Titel der Videos ersichtlich global angelegt (act. 43 N. 703 ff.). Die Beklagten stellen auch das Thema Impfungen aus einem globalen Blickwinkel dar (youtube-Video … day [act. 43 N. 705; act. 44/329]). Das (Werbe-)Video A. E. ist u.a. auch in deutscher Sprache abrufbar (act. 43 N. 712). Die von diesen (Werbe-)Videos aufgegriffenen Themen (Gesundheitsprävention, Prävention der Müttersterblichkeit, HIV, Impfungen, Tiergesundheit) sind vielseitig und richten sich entsprechend an ein breites, mitunter globales Publikum. Die Beklagten gehören zugleich zu einem global tätigen Pharmakonzern, der u.a. auch in der Schweiz Medikamente und andere pharmazeutische Produkte entwickelt und vertreibt (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 4.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). In Anbetracht dieser Umstände liegt es auf der Hand, dass die Beklagten mit diesen Videos eine möglichst grosse Breitenwirkung erzielen, mitunter auch ein Schweizer Publikum ansprechen wollen (vgl. Art. 3 Ziff. 1 lit. a und b [i] der Joint-Recommendation). Daran ändert auch nichts, dass einzelne Videoclips US-Ärzte und US-Patienten porträtieren (act. 18 N. 293; act. 43 N. 708). Im Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 wird in diesem Kontext auch verbindlich festgehalten, dass Schweizer Nutzer nicht in höherem Masse als andere Internetnutzer angesprochen sein müssen, um eine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit der Internetpräsenz in der Schweiz zu begründen (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Auf dem Kanal www.youtube.com/user/A. befinden sich sodann Links auf die Hauptseite www.A. .com und auf diverse Social- Media-Präsenzen (facebook- und Twitter-Präsenzen) (act. 1 N. 356; act. 5/130). Der Internetauftritt der Beklagten hat aufgrund der Unterlassungserklärung vom
23. Dezember 2021 (act. 151/244) diverse Änderungen erfahren. Insbesondere die von den Klägerinnen beanstandeten A. [XY].com-Unterseiten und facebook-Präsenzen sind für Nutzer aus der Schweiz grösstenteils nicht mehr abrufbar werden von den Beklagten nicht mehr weiter betrieben (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.6.2. 2). Kraft dieser Unterlassungserklärung hat der Internetauftritt der Beklagten, der bis zu diesem Zeitpunkt aus einem dicht verwobenen Netz aus einer Hauptseite, diversen Unterseiten und Social-Media-Präsenzen bestan- den hatte, eine gewisse Fragmentierung erfahren (vgl. act. 166 N. 64). Dies än- dert indessen nichts daran, dass die streitgegenständlichen youtube-Kanäle, die
mit der bestimmungsgemäss abrufbaren (Haupt-)Internetseite www.A. .com verbunden sind, weiterhin Teil eines globalen, eng aufeinan- der abgestimmten Marketingsystems mit kommerzieller Breitenwirkung sind (vgl. act. 168 N. 35 und das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Hinzu kommt, dass die Klägerinnen in ihrer Klage geltend machen, dass kommerzielle Benutzer von youtube die Möglichkeit hätten, Geotargetingbzw. Geoblocking-Massnahmen zu implementieren (act. 1 N. 135 f.). Dies wurde von den Beklagten zumindest vor Aktenschluss nicht bestritten (vgl. act. 160 N. 77; act. 166 N. 61). Demzufolge ist davon auszugehen, dass die streitgegenständlichen youtube-Kanäle der Beklagten länderspezifisch abgegrenzt werden können. Auch dieser Umstand ist gemäss Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 zu berücksichtigen (BGE 146 III 225 E. 3.3.4 S. 236). In Anbetracht dieser Gesamtumstände ergibt sich denn auch eine bestimmungsgemässe Abrufbarkeit der beiden streitgegenständlichen youtube-Kanäle in der Schweiz.
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Die Beklagten machen hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 3 geltend, dass dieses nicht genügend bestimmt und/oder unverhältnismässig sei (act. 53 N. 762 ff.). Konkretere Ausführungen dazu machen sie indessen nicht. Es ist damit weder dargetan noch ersichtlich, dass das Rechtsbegehren Ziff. 3 unbestimmt sei. Der Einsatz von Geoblocking-Technologien erweist sich sodann als zweckmässig.
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten die vom Rechtsbegehren 3 (noch) umfassten youtube-Präsenzen gewerbsmässig und kennzeichenmässig gebrauchten. Die Beklagten würden diese Social-Media-Präsenzen nutzen, um zumindest mittelbar ihre Waren und Dienstleistungen anzupreisen (act. 1
N. 705). Demzufolge verletzten die streitgegenständlichen Social-MediaPräsenzen das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 704 ff.).
Die Beklagten bestreiten wiederum, dass die Klägerinnen in Bezug auf die klägerischen Marken im Bereich der Veterinärmedizin über eine Anspruchsgrundlage verfügten, um die Sperrung des Zugangs zum youtube-Kanal A. E. mit solchen Inhalten zu erwirken (Rechtsbegehren Ziff. 3) (act. 18 N. 406). Im Übrigen kann auf die vorstehend zusammengefassten Vorbringen der Beklagten verwiesen werden (siehe dazu die Erwägungen vorne unter Ziff. 2.4.4. 1).
Rechtliches
Die rechtlichen Ausführungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit : Die Klägerinnen beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 3 das an die Beklagten 1 und 2 gerichtete Verbot, in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die beiden Kanäle www.youtube.com/user/A. und www.youtube.com/user/A. E. Inhalte für Nutzer aus der Schweiz abrufbar zu machen. Diese Nutzernamen sind hinsichtlich Funktion und wirtschaftlichem Nutzen mit Domains vergleichbar. Es bietet sich an, die vom Bun- desgericht entwickelten Grundsätze zu den Top Level Domains und Second Level Domains auf diese Nutzernamen analog anzuwenden (vgl. BGE 126 III 239 E. 2a
S. 243 f.). Der Bestandteil youtube/ist von seiner Funktion her mit Top Level Domains (.com .ch) vergleichbar. Für den Zeichenvergleich sind die der Top Level Domain youtube/- nachstehenden Zeichenelemente relevant (Second Level Domains; siehe hierzu sogleich die Aufzählung). Die in Rechtsbegehren 3 aufgeführten Nutzernamen youtube.com/user/A. und youtube.com/user/A. E. verfügen beide über den Bestandteil A. . Demzufolge sind diese ähnlich mit der IR-Marke Nr. 1 A. (Wortmarke),
den IR-Marken Nr. 3 und 2 A. , fig. (Wort-/Bildmarken) sowie der IR-Marke Nr. 7 A. fig. (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 690). Der Zusatz -E. ist beschreibend und damit wenig unterscheidungskräftig. Er ist nicht geeignet, um genügend Abstand zu den klägerischen Marken zu schaffen (act. 1 N. 706 f.). Damit liegt Zeichenähnlichkeit vor.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die Klägerinnen machen geltend, dass sämtliche auf den genannten Internetseiten beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 706). Die youtube-Präsenzen dienen zwar nicht unmittelbar dem Absatz von Waren und Dienstleistungen. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die Beklagten diese Ziele mittels ihrer Social-Media-Präsenzen zumindest mittelbar verfolgen. Damit liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch vor. Auf den streitgegenständlichen youtube-Präsenzen werden im Wesentlichen pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige Medikamente, Desinfektionsmittel, veterinärmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Gesundheitsbereich (Zusammenstellen von wissenschaftlichen und medizinischen Expertenberichten, Zurverfügungstellen von medizinischen und pharmazeutischen Daten etc.) beschrieben und beworben (act. 1 N. 308 ff., N. 706; act. 5/128 ff.; act. 43 N. 698 ff.; act. 44/291; act. 44/329). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit gegeben. Schliesslich liegt auch die Verwechslungsgefahr vor (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1. 4).
Indessen verfügen die Klägerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der Präsenz www.youtube/user/A. E. gegenüber den Beklagten über keinen Anspruch auf Unterlassung in Bezug auf die Veterinärmedizin. Dazu kann auf die vorstehenden Erwägungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden.
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht
Firmenrecht : Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klägerin 2 nicht über prioritäre Rechte verfügt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Damit steht ihr gegenüber den Beklagten 1 und 2 kein Anspruch aus Firmenrecht zu.
Namensrecht: Die Klägerinnen haben am Namen A. Namensrechte. Die Internetpräsenzen www.youtube.com/user/A. und www.youtube. com/user/A. E. beeinträchtigen die Klägerinnen gleichsam wie die Hauptseite www.A. .com in ihren rechtlich geschützten Interessen (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Lauterkeitsrecht : Im Unterschied zum Marken-, Namens- und Firmenrecht erweist sich für die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche wiederum der Inhalt der streitgegenständlichen youtube-Präsenzen als rechtserheblich. Die Klägerin- nen verfügen über eine schützenswerte Marktposition (siehe dazu unter Erwägung Ziff. 2.4.4.3. 2). Es ist notorisch, dass die Videoplattform youtube heutzutage im Alltag zahlreicher Personen präsent ist. Sie bietet für die Zielgruppen von Werbetreibenden einen niederschwelligen Zugang zu Informationen über Waren und Dienstleistungen. Die Beklagten können mittels der youtube-Präsenzen mit wenig informierten Kreisen in einen (Erst-)Kontakt treten. Die Beklagten machen in ihrer Erläuterung zur Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) geltend, dass den Nutzern der beiden streitgegenständlichen youtube-Kanäle in Zukunft folgender Informationstext angezeigt würde: This site is intended for residents of the US an ist territories only This site is intended for residents of the US and Canada and their territories only (act. 154 N. 47 f.; act. 166 N. 72; act. 167/18 19). Wie vorstehend festgestellt, handelt es sich bei diesen neuen Sachverhaltsbringen um unzulässige Potestativ-Noven (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2. 3). Zur Be- urteilung der lauterkeitsrechtlichen Relevanz ist der Inhalt der youtube-Präsenzen, wie er sich zum Zeitpunkt des Aktenschlusses präsentiert hatte, rechtserheblich. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort die folgenden Disclaimer (act. 5/130
S. 14): This site is intended only for residents of the United States and its territories. A. , known as C. outside the United States, is an innovative, global healthcare leader that is committed to improving health and well-being around the world. Ein vergleichbarer Hinweis war auf www.youtube.com/A. E. aufgeschaltet (act. 1 N. 357 ff.; act. 5/131 S. 6). Diese Disclaimer sind nicht besonders prominent platziert. Es ist davon auszugehen, dass der durchschnittliche Nutzer regelmässig bei den
Hauptinhalten des jeweiligen youtube-Kanals verweilt und sich nicht bis zur Rubrik Kanalinfo durchklickt. Auch inhaltlich tragen diese Disclaimer wenig dazu bei, um Klarheit betreffend die betrieblichen Verhältnisse zu schaffen. Aus ihnen ergibt sich nicht unmittelbar und unmissverständlich, dass es zwei Konzerne gibt, die in unterschiedlichen Weltregionen den Namen A. tragen. Der Hinweis, dass die Beklagten in den USA anders genannt werden als anderswo, ist zur Ausräumung einer Verwechslungsgefahr namentlich vor dem Hintergrund der komplexen Unternehmensgeschichte und den Vereinbarungen der Parteien betreffend die weltumspannende Zeichenverwendung jedenfalls nicht tauglich (vgl. act. 43
N. 266 f.; vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Die beiden beklagtischen youtube- Präsenzen behandeln Themen wie Müttersterblichkeit, Impfungen und das HIV- Virus (act. 43 N. 698 ff.). Das sind Medizinal-Themen, welche die Durchschnittsverbraucher auch mit den Klägerinnen in Verbindung bringen. In thematischer Hinsicht findet damit ebenfalls keine Abgrenzung statt. Damit liegt auch in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr vor.
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Hinsichtlich der streitgegenständlichen youtube-Präsenzen machen die Beklagten keine Verwirkung der Abwehrrechte der Klägerinnen geltend, weshalb sich eine Prüfung erübrigt.
Aktiv-und Passivlegitimation
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 passivlegitimiert seien (act. 1 N. 714 f.). Die Beklagten äussern sich nicht zur Aktiv- und Passivlegitimation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 3.
Die Klägerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klägerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht für die geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist alsdann die Beklagte 2 als operativ tätige Gesellschaft und Betreiberin der streitgegenständlichen youtube- Präsenzen. Die Klägerinnen machen sodann geltend, dass die Beklagten 1 und 2
die Verantwortung für die Hauptseite www.A. .com tragen würden. Deshalb sei davon auszugehen, dass die Beklagte 1 für die Gestaltung und den Inhalt der beiden youtube-Präsenzen ebenfalls mitverantwortlich sei (act. 1 N. 715; vgl. act. 1 N. 354, N. 358). Diese Tatsachenbehauptungen werden von den Beklagten nicht bestritten. Demzufolge ist die Beklagte 1 aufgrund ihrer Mitverantwortung für den Internetauftritt ebenfalls passivlegitimiert.
Zwischenfazit
Die Klage ist mit Bezug auf die Rechtsbegehren
Ziff. 3 lit. a (www.facebook.com/A. M. ),
Ziff. 3 lit. b (www.facebook.com/A. N. ),
Ziff. 3 lit. c (www.facebook.com/A. L. ),
Ziff. 3 lit. d (www.facebook.com/A . Manual),
Ziff. 3 lit. e (www.facebook.com/A. O. ),
Ziff. 3 lit. f (www.facebook.com/A. P. )
Ziff. 3 lit. g (www.facebook.com-/A. Q. ),
Ziff. 3 lit. h (www.facebook.com/A. J. ) und
Ziff. 3 lit. i (www.facebook.com/A. V. ) als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, die Internetpräsenzen www.youtube.com/user/A. und www.youtube.com/user/A. E. (Rechtsbegehren Ziff. 3 lit. j und k) für Personen in der Schweiz zugänglich zu machen. Ein Inhalt von www.youtube.com/user/A. und www.youtube.com/user/A. E. gilt indessen dann als nicht zugänglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 auf der Videoplattform youtube eine Geoblocking-Technologie verwenden, um derartige Anfragen zu blockieren. Eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen als angemessen.
Twitter.com / LinkedIn.com (Rechtsbegehren Ziff. 4)
Ausgangslage
Zunächst wurde mit Beschluss des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 auf das Rechtsbegehren Ziff. 4 nicht eingetreten, soweit darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt wurde (act. 106 S. 119). Auf eine Anfechtung dieses Beschlusses haben die Klägerinnen verzichtet, weshalb diese Sach- und Rechtsfragen nicht erneut zu beurteilen sind (siehe das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. C., nicht publ. in: BGE 146 III 225). Hinsichtlich der vom Rechtsbegehren Ziff. 4 umfassten Social-Media-Präsenzen (twitter/linkedIn) hielt das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 sodann fest, dass die Feststellung des Sachverhalts im Erstentscheid unvollstän- dig geblieben sei (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,
E. 5.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob diese Social-Media-Präsenzen einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweisen. Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass in technischer Hinsicht hinsichtlich der twitter- und linkedIn-Internetpräsenzen keine Geoblocking-Massnahmen möglich seien (act. 154 N. 44 ff.). Zunächst hätten sie (die Beklagten) den Betrieb der Inter- netpräsenzen https://twitter.com/A. N. 1, https://twitter.com/A. R. , https://twitter.com/A. J. , https://twitter.com/A. J. und https://linkedin.com/company/A. -Corporate-Responsibility (Rechtsbegehren Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o) vollständig eingestellt (Ziff. 8 der Unterlassungserklärung, act. 151/244). Das Verfahren sei in dieser Hinsicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 154 N. 32;
act. 166 N. 46 f.). Auf den übrigen twitter- und linkedIn-Präsenzen würden sie (die Beklagten) indessen diverse Disclaimer aufschalten (Ziff. 6 der Unterlassungserklärung). Aufgrund dieser Klarstellungen seien die streitgegenständlichen Internetpräsenzen nicht mehr bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar (act. 154 N. 53). Die Rechtsbegehren Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n seien entsprechend abzuweisen (act. 154 N. 54; act. 166 N. 59 ff.).
Die Klägerinnen machen geltend, dass Ziff. 8 der Unterlassungserklärung in Bezug auf die Internetpräsenzen https://twitter.com/A. N. 1, https://twitter.com/A. R. , https://twitter.com/A. J. , https://twitter.com/A. J. und https://linkedin.com/company/A. - Corporate-Responsibility (Rechtsbegehren Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o) als vorbehaltslose Klageanerkennung zu verstehen sei (act. 160 N. 63; act. 168 N. 24). Anders als behauptet, könnten indessen auf den twitter- Internetpräsenzen Geoblocking-Massnahmen implementiert werden (act. 146
N. 23 ff.; act. 160 N. 78). Auf der Internetpräsenz linkedIn stünden dagegen derzeit lediglich für das Versenden von Werbung Länderbeschränkungen zur Verfügung (act. 1 N. 133 f.; act. 160 N. 79). Ohnehin stellten die auf den twitter- und linkedIn-Internetpräsenzen neu angebrachten Disclaimer unzulässige Noven dar (act. 160 N. 81 ff.).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Gemäss übereinstimmenden Parteianträgen sind zunächst die Rechtsbegehren Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o (https://twitter.com/A. N. 1, https://twitter.com/A. R. , https://twitter.com/A. J. , https://twitter.com/A. J. und https://linkedIn.com/company/A. -Corporate-Responsibility) infolge Klageanerkennung als erledigt abzuschreiben.
Bei den von den Beklagten auf ihren restlichen twitter- und linkedIn-Präsenzen neu aufgeschalteten Disclaimern handelt es sich wie bereits vorstehend unter Ziff. 2.4.4.3 ausgeführt um unzulässige Potestativ-Noven, die in diesem Prozessstadium nicht mehr vorgebracht werden können. Die Beklagten beabsichtigen auch, diese Internetpräsenzen weiterhin zu gebrauchen, weshalb die Wie- derholungsgefahr ohne Weiteres gegeben ist. Die Klägerinnen verfügen entsprechend weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n (https://.twitter.com/A. , https://twitter.com/A. L. , https://twitter.com/A. E'. , https://twitter.com/A. S. , https://twitterl.com/A. O. , https://twitter.com/A. P. , https://twitter.com/A. Q. , https://twitter.com/A. W. , https://linkedin.com/company/A. und https://linkedin.com/company/A. -E. ).
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass vor dem Hintergrund, dass auf den twitter- und linkedIn-Internetpräsenzen keine Geoblocking-Massnahmen implementiert werden könnten, ein Verbot des Versendens von Nachrichten unverhältnismässig bzw. überschiessend sei. Entsprechend fehle es am Rechtsschutzinteresse (act. 18 N. 219 ff.; act. 53 N. 754).
Die Klägerinnen machen geltend, dass ein Verbot des Versendens von Nachrichten auf den twitter- und linkedIn-Internetpräsenzen verhältnismässig sei, zumin- dest, bis auch hier Mittel zur territorialen Einschränkung der Abrufbarkeit der Internetpräsenzen zur Verfügung stünden (act. 43 N. 924) (zur neuen Behauptung, wonach auf twitter nun Geoblocking-Massnahmen ebenfalls möglich seien, siehe sogleich unter Ziff. 2.7.4 [Noveneingabe vom 8. Oktober 2021, act. 146
N. 23 ff.]).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.4 dargelegt.
Würdigung
Die Beklagten machen auch hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 4 geltend, dass dieses nicht genügend bestimmt und/oder unverhältnismässig sei (act. 53
N. 754). Die Geoblocking-Technologie stellt im Vergleich zu einem Verbot des Versendens von Nachrichten ein milderes Mittel dar. Dies gilt indessen nur, sofern die Geoblocking-Technologie für eine bestimmte Internetpräsenz verfügbar und technisch umsetzbar ist. Wie noch zu zeigen sein wird, können gemäss dem prozessual rechtserheblichen Sachverhalt auf twitter keine Geoblocking- Massnahmen implementiert werden (siehe zum Ganzen sogleich unter Ziff. 2.7. 4). Dementsprechend könnte der Rechtsposition der Klägerinnen ohnehin nur durch ein entsprechendes Verbot genügend Rechnung getragen werden. Das Rechtsbegehren Ziff. 4 erweist sich demzufolge nicht als überschiessend bzw. unverhältnismässig. Weitere Gründe, inwiefern das Rechtsbegehren Ziff. 4 unbestimmt sein soll, sind weder dargetan noch ersichtlich.
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die twitter- und linkedIn-Präsenzen ebenfalls Teil des globalen Kommunikationskonzepts der Beklagten seien (act. 43
N. 713 ff., N. 740 ff.). Auf den twitter-Kanälen würden ebenfalls Themen wie die Müttersterblichkeit, die Tiergesundheit, das West-Nil-Virus etc. angesprochen, die von globalem Interesse seien (act. 1 N. 365; act. 43 N. 715 ff., N. 748 ff.). Die twitter- und linkedIn-Präsenzen seien sodann mit den Websiten der Beklagten verknüpft, die ihrerseits in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar seien (act. 1
N. 366 act. 43 N. 730, N. 752). Gemäss der aktuellsten Policy von twitter könnten Inhalte auf Vorlage eines Urteils für ausgewählte Länder neu mittels Geoblocking gesperrt werden, wenn die Inhalte gegen nationale Vorschriften verstiessen (act. 146 N. 24 f.; act. 147/466).
Die Beklagten machen geltend, dass die twitter- und linkedIn-Präsenzen in der Schweiz nicht bestimmungsgemäss abrufbar seien (act. 53 N. 347). Die Beklagten 3, 4 und 5 würden zudem seit August 2017 mit https://twitter.com/C. Switzerland einen eigenen Twitter-Kanal betreiben. Überdies existierten auch eine Vielzahl von C. -twitter-Kanälen und zwei C. linkedIn-Präsenzen, die sich auch an das Schweizer Publikum richteten (act. 53 N. 212, N. 347).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.6.3.2 dargelegt.
Würdigung
Die Internetpräsenz https://twitter.com/A. behandelt u.a. das Thema Müttersterblichkeit in … [asiatischer Staat], das von breitem Interesse ist (act. 1
N. 716; act. 5/135 S. 7; act. 43 N. 716). Der kleingedruckte Disclaimer Intended for US-Residents only ist nichtssagend und hält Schweizer Besucher nicht davon ab, diese Inhalte zur Kenntnis zu nehmen (act. 1 N. 371; act. 5/135 S. 2; act. 18
N. 300). Auch die unter diesem Kanal veröffentlichten Quartalsresultate der Beklagten 1 sind für Investoren aus der Schweiz durchaus von Interesse (act. 18
N. 300; act. 43 N. 717). Dass auf diesem twitter-Kanal zusätzlich Beiträge zu Themen publiziert werden, die sich spezifisch auf die USA und Kanada beziehen, fällt hier nicht ins Gewicht (act. 18 N. 300). Zudem verlinkt die Beklagte 2 von https://twitter.com/A. direkt auf ihre Hauptseite www.A. .com (act. 1
N. 372; act. 5/135 S. 3 und S. 12). Die Internetpräsenz https://twitter.com/A. L. thematisiert sodann das globale Engagement gegen Müttersterblichkeit (act. 1 N. 374 f.; act. 43 N. 719 f.; act. 44/292
S. 11 f.). Da auf www.A. L. .com neu Geoblocking-Massnahmen implementiert wurden, funktioniert zwar der Link von https://twitter.com/A. L. auf www.A. L. .com für Schweizer Nutzer nicht mehr (act. 151/244 Ziff. 1a der Unterlassungserklärung). Dieser Umstand ändert indessen nichts am allgemein interessierenden Thema Müttersterblichkeit. Hinter diesen durchaus lobenswerten Bemühungen der Beklagten
im Bereich Müttersterblichkeit steht gerichtsnotorisch auch eine Werbeabsicht; diese Botschaft soll gerade einem breiten, mitunter globalen Publikum kommuniziert werden. Auf https://twitter.com/A. W. werden weiter (länderunabhängig) Stellensuchende angesprochen und es wird auf die bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbare Internetseite www.A. .com/N. verlinkt (act. 1 N. 376; act. 5/137; act. 43 N. 721 ff.; act. 44/292).
Die Präsenz https://twitter.com/A. E'. wird dagegen unbestrittenermassen über die Tochtergesellschaft AH. betrieben (act. 18 N. 430; act. 43
N. 728, N. 948). Die Klägerinnen machen geltend, dass diese Internetpräsenz mit www.A. -E. .com verbunden sei, für welche die Beklagten 1 und 2 verantwortlich seien. Da von einem weiten Begriff des Störers auszugehen sei, sei hinsichtlich der Passivlegitimation irrelevant, dass der streitgegenständliche
Kanal formell von AH.
betrieben werde (act. 43 N. 948). Die Klägerinnen
behaupten zwar, dass dieser twitter-Kanal zum Gesamtinternetauftritt der Beklagten gehöre, liefern gleichzeitig aber keine plausible Erklärung dafür, dass dieser nicht von den Beklagten selber, sondern von einer Drittgesellschaft betrieben wird (act. 43 N. 948). Damit ist nicht rechtsgenügend dargetan, inwiefern die Beklagten
1 und 2 auf die Internetpräsenz https://twitter.com/A. E'. Einfluss nehmen bzw. diesbezüglich die Verantwortung tragen (vgl. dazu auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 7.3., nicht publ. in: BGE 146 III 225). Dementsprechend fehlt es hier an der Passivlegitimation, weshalb die bestimmungsgemässe Abrufbarkeit nicht weiter zu prüfen ist.
Mit den Präsenzen https://twitter.com/A. S. und https://twitter.com/A. O. stellen die Beklagten ferner medizinische Handbücher vor, die sich an medizinische Fachpersonen (https://twitter.com/A._ S. ) und Laien (https://twitter.com/A. O. ) richten (act. 1 N. 385 ff.; act. 5/140141). Auch mit diesen Handbüchern ist gerichtsnotorisch eine Werbefunktion verbunden; sie sollen gerade einen möglichst grossen, nicht länderspezifischen Personenkreis erreichen. Die Beklagten vertreten gar selber den Standpunkt, dass es sich hierbei um eine sehr bekannte, seit über 100 Jahren herausgegebene Bücherreihe handle (act. 18
N. 315). Sodann wird von diesen beiden twitter-Kanälen auf die Hauptseite www.A. .com verlinkt (act. 43 N. 386, N. 388; act. 5/140 S. 2; act. 5/140
S. 2). Gleiches gilt für die beiden Kanäle https://twitter.com/A. P. und https://twitter.com/A. Q. , die medizinische Handbücher für die Tiermedizin präsentieren und ebenfalls mit www.A. .com verlinkt sind (act. 1
N. 389 ff.; act. 43 N. 732 ff.; act. 5/142143). Auf der Präsenz www.linkedin.com/company/A. stellt sich die Beklagte 2 als Produzentin von Arzneimitteln etc. vor und es werden Quartalszahlen der Beklagten 1 publiziert (act. 1 N. 407; act. 5/147 act. 18 N. 333; act. 43 N. 750). Überdies verlinkt diese linkedIn-Präsenz auf die Hauptseite www.A. .com (act. 1 N. 407; act. 5/147 S. 1011). Auf der Präsenz www.linkedin.com/company/A. - E. befinden sich alsdann Posts zu diversen, universell interessierenden Themen im Bereich Tiergesundheit, wie etwa zum Welt-Veterinär-Tag zu Tollwut-Programmen in .. [asiatischer Staat] (act. 43 N. 751; act. 5/149).
Sodann betreiben die Beklagten die Internetpräsenzen https://twitter.com/A. N. 1, https://twitter.com/A. R. , https://twitter.com/A. J. , https://twitter.com/A. J. und https://linkedIn.com/company/A. -Corporate-responsibility nicht mehr weiter (act. 151/244, Ziff. 8 der Unterlassungserklärung). Das Netz der twitter- und linkedIn-Präsenzen der Beklagten hat sich dadurch etwas verschlankt. Es ist in- dessen notorisch, dass ein Internetauftritt stetigen Änderungen unterworfen ist und im Zuge der Überarbeitung bzw. der Aktualisierung veraltete nicht mehr benötigte Präsenzen gelöscht werden. Dies ändert hier konkret nichts daran, dass die twitter- und linkedIn-Präsenzen der Beklagten ebenfalls Teil der beklagtischen globalen Kommunikationsplattform sind. Der Umstand, dass zu den A. - Präsenzen zusätzlich C. -twitter- und C. -linkedIn-Präsenzen abrufbar sind, ändert daran nichts.
In der Noveneingabe vom 8. Oktober 2021 machen die Klägerinnen neu geltend, dass twitter gemäss aktueller Policy nun Geoblocking anwende und Inhalte auf Antrag für ausgewählte Länder sperre, wenn die Inhalte gegen nationale Vorschriften, u.a. das Marken- und Urheberrecht, verstossen würden. Die in Rechtsbegehren Ziff. 4 beantragten Verbote seien daher umso mehr verhältnismässig (act. 146 N. 24 f.). Die Beklagten bestreiten, dass auf twitter Geoblocking- Massnahmen möglich seien (act. 154 N. 44; act. 155/247). Die Klägerinnen äussern sich nicht dazu, inwiefern diesen neuen Tatsachenbehauptungen Novenqualität zukommen soll. Sie machen lediglich geltend, im Rahmen der Vorbereitung der Vergleichsgespräche auf diese Neuerungen gestossen zu sein (act. 146
N. 24). Mangels entsprechender Behauptungen sind diese neuen Tatsachenvorbringen daher nicht rechtsgenügend in den Prozess eingebracht. Dagegen gehen die Parteien darin einig, dass die Plattform linkedIn Länderbeschränkungen zurzeit nur für das Versenden von Werbung vorsieht (act. 154 N. 44; act. 160 N. 79). Zusammenfassend sind auf twitter und linkedIn (gemäss dem prozessual relevanten Sachverhalt) keine Länderbeschränkungen möglich. Die beiden Kanäle sind Teil des globalen Werbeauftritts der Beklagten und entsprechend darauf angelegt, eine möglichst grosse Breitenwirkung zu erzielen. Daran ändert auch der Umstand, dass der Zugang für Schweizer Nutzer auf diese derzeit nicht mittels Geoblocking-Massnahmen beschränkt werden kann, nichts. Dies wirkt sich lediglich dahingehend aus, dass die Rechte der Klägerinnen derzeit nur mit einem gänzlichen Unterlassen der Verletzungshandlungen seitens der Beklagten gewahrt werden können. Zusammenfassend sind sämtliche streitgegenständlichen twitter- und linkedIn-Präsenzen in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar.
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten die vom Rechtsbegehren Ziff. 4 umfassten Social-Media-Präsenzen (twitter und linkedIn) gewerbsmässig und kennzeichenmässig gebrauchten (act. 1 N. 721). Die Beklagten würden diese Social-Media-Präsenzen u.a. nutzen, um intensiv Nachrichten an Follower zu schicken (act. 1 N. 717). Entsprechend verletzten die streitgegenständlichen Domain-Namen das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 720 ff.).
Die Beklagten bestreiten wiederum, dass die Klägerinnen in Bezug auf die klägerischen Marken im Bereich der Veterinärmedizin über eine Anspruchsgrundlage verfügten, um ein Verbot des Versendens von Nachrichten über https://twitter.com/A. P. , https://twitter.com/A. Q. und www.linkedin.com/company/A. -E. zu erwirken (Rechtsbegehren Ziff. 4) (act. 18 N. 406). Im Übrigen kann auf die vorstehend zusammengefassten Vorbringen der Beklagten verwiesen werden (siehe dazu die Erwägungen vorne unter Ziff. 2.4.4. 1).
Rechtliches
Die rechtlichen Ausführungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit : Die Klägerinnen beanstanden, dass die Beklagten über die in Rechtsbegehren Ziff. 4 genannten sozialen Netzwerke twitter und linkedIn unter diversen Nutzernamen bzw. Adressen Nachrichten versen- den würden. Wie bereits ausgeführt (siehe dazu unter Ziff. 2.6.5.3. 1), sind diese Nutzernamen hinsichtlich Funktion und wirtschaftlichem Nutzen mit Domains vergleichbar. Die Bestandteile twitter.com/bzw. linkedin.com/company/sind mit Top Level Domains (.com .ch) vergleichbar. Für den Zeichenvergleich sind die den Bestandteilen twitter.com/bzw. linkedin.com/- nachstehenden Zeichenelemente massgeblich. Die in Rechtsbegehren 4 aufgeführten Nutzernamen twitter.com/A. , twitter.com/A. L. , twitter.com/ A. S. , twitter.com/A. O. , twitter.com/A. P. , twitter.com/A. Q. , twitter.com/A. W. , linke- din.com/A. und linkedin.com/company/A. -E. verfügen alle über den Bestandteil A. . Demzufolge sind sie ähnlich mit der IR-Marke Nr. 1 A. (Wortmarke), den IR-Marken Nr. 3 und Nr. 2 A. , fig.
(Wort-/Bildmarken) sowie der IR-Marke Nr. 7 A.
fig. (Wort-/Bildmarke)
(act. 1 N. 723). Die Zusätze -A. L. , -S. , -O. , P. , -Q. , -W. und -E. sind beschreibend und damit wenig unterscheidungskräftig. Sie sind nicht geeignet, um genügend Abstand zu den klägerischen Marken zu schaffen (act. 1 N. 723 f.). Damit liegt Zeichenähnlichkeit vor.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die Klägerinnen machen geltend, dass sämtliche auf den streitgegenständlichen Social- Media-Präsenzen beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 722). Die twitter- und linkedIn-Präsenzen dienen ebenfalls nicht unmittelbar dem Absatz von Waren und Dienstleistungen. Mittels twitter können Unternehmen kurze Textnachrichten verbreiten. Die angesprochenen Personen haben dann die Möglichkeit, sich als Abonnenten dieser Textnachrichten zu registrieren (vgl. act. 1 N. 361; act. 5/133). Die linkedIn-Präsenzen werden von Unternehmen vornehmlich ge- nutzt, um sich selber vorzustellen und potentielle Arbeitnehmer abzuwerben (vgl. act. 1 N. 396; act. 5/145). Es versteht sich von selbst, dass diese Plattformen kommerziell, also gewerbsmässig, genutzt werden (vgl. act. 1 N. 721). Mit diesen Präsenzen werden ebenfalls pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige Medikamente, veterinärmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Gesundheitsbereich (Informationen zu Gesundheit, Medizin, Fitness und Ernährung, Zurverfügungstellen von medizinischen und pharmazeutischen KnowHow und Daten etc.) beschrieben und beworben (act. 1 N. 361 ff., N. 722). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit gegeben.
Indessen verfügen die Klägerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der Präsenzen twitter.com/A. P. ; twitter.com/A. Q. und linkedin.com/company/A. -E. gegenüber den Beklagten über keinen Anspruch auf Unterlassung in Bezug auf die Veterinärmedizin. Dazu kann auf die vorstehenden Erwägungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden.
Schliesslich ist auch die Verwechslungsgefahr gegeben (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1. 4).
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht
Firmenrecht : Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klägerin 2 nicht über prioritäre Rechte verfügt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrecht zu.
Namensrecht: Die Klägerinnen haben am Namen A. Namensrechte. Die Social-Media-Präsenzen https://twitter.com/A. , https://twitter.com/A. -L. , https://twitter.com/S. , https://twitter.com/A. -O. , https://twitter.com/A. P. ; https://twitter.com/A. -Q. , https://twitter.com/A. W. , https://linkedin. com/company/A. und https://linkedin.com/company/A. -E. beeinträchtigen die Klägerinnen
gleich wie die Hauptseite www.A. .com in ihren rechtlich geschützten Interessen. Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Lauterkeitsrecht: Die Klägerinnen verfügen über die Gebrauchspriorität am Zeichen A. (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht erweist sich für die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche wiederum der Internetauftritt der jeweiligen twitter- und linkedIn- Präsenzen als rechtserheblich. Die Beklagten machen neu geltend, auf ihren twitter- und linkedIn-Präsenzen künftig die folgenden Hinweise aufzuschalten: Inten- ded for US residents only. bzw. This site is intended for residents of the United States only. (act. 154 N. 50, N. 52). Zunächst handelt es sich bei den von den Beklagten auf diesen Internetpräsenzen neu angebrachten Disclaimern um unzulässige Potestativ-Noven, die in diesem Verfahrensstadium nicht mehr eingebracht werden kön- nen. Selbst wenn diese neuen Disclaimer bei der Beurteilung zu beachten wären, würden sie vom durchschnittlichen Internetnutzer kaum zur Kenntnis genommen und würden diesen v.a. nicht vom Zugriff auf die Internetpräsenz abhalten (vgl. das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Zur Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Relevanz ist der Inhalt der twitter- und linkedIn-Präsenzen, wie er sich zum Zeitpunkt des Aktenschlusses präsentiert hatte, rechtserheblich. Auf der Seite https://twitter.com/A. S. befand sich links der folgende Hinweis: This site is intended only for residents of the U.S. & its territories. (act. 5/140 S. 2; vgl. act. 1
N. 385 f.). Vergleichbare Hinweise finden sich an gleicher Stelle auf https://twitter.com/A. , https://twitter.com/A. -O. , https://twitter/A. P. und https://twitter.com/A. -Q. s (act. 5/135 S. 2; act. 5/141 S.1; act. 5/142 S. 2; act. 5/143 S. 2). Diese Hinweise, wonach sich die betreffenden Inhalte lediglich an Einwohner in den USA richteten, erweisen sich mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen ebenfalls als nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Weg zu räumen. Damit liegt die Verwechslungsgefahr vor.
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Hinsichtlich der streitgegenständlichen twitter- und linkedIn-Präsenzen machen die Beklagten keine Verwirkung der Abwehrrechte geltend, weshalb sich eine Prüfung erübrigt.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 passivlegitimiert seien (act. 1 N. 730). Die Beklagten machen geltend, dass ihnen hinsichtlich der Präsenz https://twitter.com/A. E'. die Passivlegitimation abgehe, zumal dieser Kanal über die Tochtergesellschaft AH. betrieben würde (act. 18 N. 430; act. 53 N. 783).
In Bezug auf die geltend gemachten Ansprüche betreffend die twitter- und linke- dIn-Präsenzen ist die Klägerin 1 aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klägerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht aktivlegitimiert. Wie vorstehend unter Ziff. 2.7.4.3 gezeigt, sind die Beklagten hinsichtlich der Präsenz https://twitter.com/A. E'. nicht passivlegitimiert. In Bezug auf die übrigen twitter- und linkedIn-Präsenzen ist alsdann die Beklagte 2 die operativ tätige Gesellschaft und damit deren Betreiberin, weshalb sie ohne Weiteres passivlegitimiert ist. Die Klägerinnen machen sodann geltend, dass die Beklagten 1
und 2 die Verantwortung für die Hauptseite www.A. .com tragen würden. Deshalb sei davon auszugehen, dass die Beklagte 1 für die Gestaltung und den Inhalt der streitgegenständlichen Internetpräsenzen ebenfalls mitverantwortlich sei (act. 1 N. 730 f.; vgl. act. 1 N. 370, N. 374, N. 376, N. 379, N. 384, N. 388,
N. 389, N. 391, N. 393, N. 409, N. 412). Diese Tatsachenbehauptungen werden von den Beklagten nicht bestritten. Demzufolge ist die Beklagte 1 aufgrund ihrer Mitverantwortung hinsichtlich der übrigen twitter- und linkedIn-Präsenzen ebenfalls passivlegitimiert.
Zwischenfazit
Die Klage ist mit Bezug auf die Rechtsbegehren
Ziff. 4 lit. c (https://twitter.com/A. N. 1),
Ziff. 4 lit. e (https://twitter.com/A. R. ),
Ziff. 4 lit. j (https://twitter.com/A. J. ),
Ziff. 4 lit. k (https://twitter.com/A. J. ) und
Ziff. 4 lit. o (https://linkedin.com/company/A. -Corporate-Responsibility) als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, über die in Rechtsbegehren Ziff. 4 aufgeführten Internetpräsenzen
Ziff. 4 lit. a (twitter.com/A. ),
Ziff. 4 lit. b (twitter.com/A. L. ), Ziff. 4 lit. f (twitter.com/A. S. ), Ziff. 4 lit. g (twitter.com/A. O. ), Ziff. 4 lit. h (twitter.com/A. P. ), Ziff. 4 lit. i (twitter.com/A. Q. ), Ziff. 4 lit. l (twitter.com/A. W. ), Ziff. 4 lit. m (linkedin.com/A. ) und
Ziff. 4 lit. n (linkedin.com/company/A. -E. )
Nachrichten an Personen in der Schweiz zu senden. Diese Internetpräsenzen gelten indessen dann nicht als an Personen in der Schweiz zugänglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 sämtliche künftig allenfalls auf diesen twitter- und linkedIn-Präsenzen zur Verfügung stehenden Länderbeschränkungsoder Geoblocking-Technologien verwenden, um zu verhindern, dass eine Nachricht an Perso- nen in der Schweiz gesendet gerichtet wird. Eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen als angemessen.
Hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 4 lit. d (twitter.com/A. E'. ) ist die Klage im Übrigen abzuweisen.
Logos und Webseiten: Online-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 5)
Ausgangslage
Konkretisierung des Rechtsbegehrens: Die Klägerinnen schränkten das Rechtsbegehren Ziff. 5 mit der zweiten Rechtsschrift auf den Online-Bereich ein. Die Offline-Handlungen sind entsprechend unter Rechtsbegehren Ziff. 6 zu behandeln (act. 106 E. 9.1). Mit Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde das Rechtsbegehren Ziff. 5 sodann dahingehend konkretisiert, als dass darunter die streitbetroffenen Internetseiten und Social-Media-Präsenzen zu verstehen seien, die bestimmungsgemäss abrufbar sind. Ferner wurde der Passus zur Kennzeichnung ihrer Unternehmen mit zur Kennzeichnung der Unternehmen der Beklagten 1 und 2 konkretisiert (act. 106 E. Ziff. 9.2). Der Rückweisungsentscheid beanstandet dies nicht (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Entsprechend erweisen sich diese Konkretisierungen für diesen Entscheid als verbindlich.
Fehlende Erstbegehungsgefahr (Versenden von Werbung auf twitter- und linkedIn-Präsenzen): Mit Beschluss vom 27. Mai 2019 wurde auf das Rechtsbegehren 5 (twitter- und linkedIn-Kanäle gemäss Rechtsbegehren Ziff. 4) nicht eingetreten, sofern darin das Verbot des Versendens von Werbung beantragt worden ist (act. 106 E. Ziff. 8.3.1). Die Klägerinnen hielten im Beschwerdeverfahren an diesem Antrag nicht mehr fest (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. C., nicht publ. in: BGE 146 III 225), weshalb sich diesbezüglich Weiterungen erübrigen.
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug: Hinsichtlich der vom Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Logos und Internetseiten hielt das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 sodann (ebenfalls) fest, dass die Feststellung des Sachverhalts im Erstentscheid unvollständig geblieben sei (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die für das Rechtsbegehren Ziff. 5 relevanten Internetpräsenzen einen genügenden Bezug zur Schweiz aufweisen. Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass sie sich verpflichtet hätten (Ziff. 1a, 4 und 8 der Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021), auf den folgenden Inter- netpräsenzen Geoblocking-Massnahmen zu implementieren bzw. deren Betrieb einzustellen (act. 154 N. 57):
www.A. _H. .com;
www.A. _E. .com;
www.A. _G. .com;
www.A. _I. .com;
www.A. _K. .com;
www.A. L. .com; viiwww.A. _P. .com;
www.A. _manuals.com;
facebook.com/A. M. _;
facebook.com/A. O. _;
facebook.com/A. J. _;
facebook.com/A. N. _;
facebook.com/A. L. _;
facebook.com/A. Manual;
facebook.com/A. P. _;
facebook.com/A. Q. _;
facebook.com/A. V. _;
twitter.com/A. _N. _1;
twitter.com/A. _R. _;
twitter.com/A. J. ;
twitter.com/A. J. _;
linkedin.com/company/A. -Corporate-Responsibility.
Entsprechend würden sie (die Beklagten) i.S.v. Ziff. 10 der Unterlassungserklärung nicht mehr von www.C. .ch und www.C. .E. .com auf diese Internetpräsenzen verlinken. Damit sei das Rechtsbegehren Ziff. 5, soweit es sich auf die Internetpräsenzen gemäss Ziff. 2a, Ziff. 2c, Ziff. 2d, Ziff. 2e, Ziff. 2g, Ziff. 2h, Ziff. 2i, Ziff. 2j, Ziff. 3a, Ziff. 3b, Ziff. 3c, Ziff. 3d, Ziff. 3e, Ziff. 3f, Ziff. 3g, Ziff. 3h, Ziff. 3i, Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o beziehe, als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 154 N. 57).
In Bezug auf die nachtstehenden Internetpräsenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n sei das Rechtsbegehren Ziff. 5 dagegen abzuweisen, zumal diese Internetpräsenzen nicht bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar seien (act. 154 N. 58; act. 166 N. 77):
www.A. _.com;
www.A. _F. _.com;
www.A. _J. .com;
youtube.com/user/A. ;
youtube.com/user/A. E. ;
twitter.com/A. ;
twitter.com/A. L. _;
twitter.com/A. E'. ;
twitter.com/A. _S. _;
twitter.com/A. _O. _;
twitter.com/A. _P. _;
twitter.com/A. _Q. _;
twitter.com/A. _W. ;
linkedin.com/company/A. ;
linkedin.com/company/A. E. .
Die Klägerinnen machen geltend, dass eine vollständige und vorbehaltlose Klageanerkennung vorliege, soweit sich die Beklagten verpflichtet hätten, die für das Rechtsbegehren Ziff. 5 massgeblichen Internetpräsenzen für Schweizer Nutzer zu blockieren bzw. deren Betrieb verbindlich einzustellen (act. 160 N. 91). Soweit es demgegenüber um den Kennzeichengebrauch auf Internetpräsenzen gehe, von denen die Beklagten der Ansicht seien, diese seien nicht (mehr) bestimmungsgemäss in der Schweiz abrufbar, liege keine Klageanerkennung vor. In dieser Hinsicht verfügten sie (die Klägerinnen) weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse (act. 160 N. 92).
Rechtliches
Die rechtlichen Ausführungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Hinsichtlich der Internetpräsenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 2a, Ziff. 2c, Ziff. 2d, Ziff. 2e, Ziff. 2g, Ziff. 2h, Ziff. 2i, Ziff. 2j, Ziff. 3a, Ziff. 3b, Ziff. 3c, Ziff. 3d, Ziff. 3e, Ziff. 3f, Ziff. 3g, Ziff. 3h, Ziff. 3i, Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o ist das Rechtsbegehren Ziff. 5 gemäss übereinstimmenden Parteianträgen infolge Klageanerkennung als erledigt abzuschreiben. Hinsichtlich der Internetpräsenzen betreffend die übrigen Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n machen die Beklagten geltend, dass diese aufgrund von verschiedenen neu implementierten Disclaimern in der Schweiz nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar seien. Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen (siehe dazu unter Ziff. 2.4.3. 3) handelt es sich bei diesen neuen Tatsachenbehauptungen um unzulässige Potestativ-Noven, die nicht mehr in das Verfahren eingebracht werden können. Die Beklagten beabsichtigen sodann nach dem Gesagten, die streitgegenständlichen Zeichen auf den entsprechenden Internetpräsenzen weiterhin zu gebrauchen, weshalb die Wiederholungsgefahr gegeben ist. Entsprechend verfügen die Klägerinnen hinsichtlich der in Rechtsbegehren Ziff. 5 aufgelisteten Logos und Internetseiten, die sich auf den in Rechtsbegehren Ziff. 1, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n genannten Internet- und Social-Media-Präsenzen befinden, weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse.
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens wurde in Ziff. 9.2 des Urteils des Han- delsgerichts vom 27. Mai 2019 bereits konkretisiert, weshalb sich Weiterungen
erübrigen. Der Einsatz von Geoblocking-Technologien erweist sich im Übrigen als zweckmässig.
Hinreichender wirtschaftlicher Bezug
Wie eingangs gezeigt, wurde das Rechtsbegehren Ziff. 5 auf die konkret hier im Streit stehenden Internetseiten und Social-Media-Präsenzen (facebook, youtube, twitter und linkedIn) beschränkt. Die Klägerinnen beanstanden hier den Gebrauch verschiedener Zeichenkombinationen mit dem Bestandteil A. auf den genannten Internetpräsenzen. Vorstehend wurde festgehalten, dass sämtliche streitgegenständlichen Internetseiten und Social-Media-Präsenzen (facebook, youtube, twitter und linkedIn) in der Schweiz bestimmungsgemäss abrufbar sind. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe dazu unter Ziff. 2.6. 3).
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten die vom Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Zeichen gewerbsmässig und kennzeichenmässig gebrauchten (act. 1 N. 732 ff.). Die Beklagten würden diese Zeichen äusserst intensiv auf ihren Internet- und Social-Media-Präsenzen verwenden (act. 1 N. 415 ff.; act. 43
N. 783 ff.). Der gesamte Webauftritt der Beklagten umfasse mindestens 700'000 Einzelseiten. Auf fast jeder dieser Seiten würden die Zeichen rechtsverletzend gebraucht (act. 43 N. 767). Entsprechend verletzten die streitgegenständlichen Domain-Namen das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht (act. 1 N. 720 ff.).
Die Beklagten bestreiten, dass hinsichtlich der Zeichen in Rechtsbegehren Ziff. 5 ein rechtsverletzender Gebrauch stattfinde (act. 53 N. 620). Die Zeichen würden nicht kennzeichenmässig, sondern lediglich informativ gebraucht (act. 18 N. 350). Zudem sei ihnen (den Beklagten) das Zeichens A. in der Kombination von A. & Co., Inc. … [Ortschaft], NJ, USA [neu wohl: … [Ortschaft], NJ, USA] aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung erlaubt (act. 18 N. 360). Die angeblichen
Verletzungshandlungen seien auch nicht substantiiert; ein pauschaler Verweis auf äusserst umfangreiche Beilagen sei dazu jedenfalls nicht hinreichend (act. 18
N. 559 ff.). Schliesslich würden die Klägerinnen im Bereich Veterinärmedizin nicht über eine Anspruchsgrundlage verfügen, um ein Verbot des Gebrauches dieser Zeichen zu erwirken (act. 18 N. 571).
Rechtliches
Die rechtlichen Ausführungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Die Klägerinnen beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 5 ein Verbot, auf Internetpräsenzen, die für Schweizer Nutzer abrufbar sind, die folgenden Zeichenkombinationen mit dem Bestandteil A. im geschäftlichen Verkehr zu verwenden bzw. die Implementierung von entsprechenden Geoblocking-Massnahmen (act. 43 Rechtsbegehren Ziff. 5):
… [Liste div. Logos]
Die streitbetroffenen Zeichen werden auf sämtlichen Internet- und Social-Media- Präsenzen regelmässig abgedruckt. Dies ergibt sich aus der beispielhaften Aufzählung der Klägerinnen und aus den von ihr eingereichten Beilagen (act. 1 N. 415 ff.; act. 5/1181; act. 43 N. 772, N. 783 ff.; act. 44/334). Anders, als von den Beklagten geltend gemacht, erweisen sich die Vorbringen der Klägerin als genügend substantiiert. Sie führen in act. 1 N. 415 bis N. 525 und act. 43 N. 783 bis N. 792 ausführlich zu jeder beanstandeten Zeichennutzung beispielhaft jeweils Internet- und Social-Media-Präsenzen an. In Anbetracht des äusserst umfangreichen Internetauftritts der Beklagten, der sich aus den zahlreichen eingereichten Beilagen ergibt, ist die Substantiierung jeder einzelnen (behaupteten) Verletzungshandlung nicht zumutbar. Vielmehr ist für das Gericht und die Beklagten aufgrund der klägerischen Ausführungen erkennbar, welchen Zeichengebrauch die Klägerinnen beanstanden. Mit Blick auf die Erwägung Ziff. 6.4.2.1 des Rückweisungsentscheids werden die Zeichen auch kennzeichenmässig und nicht bloss wie die Beklagten geltend machen (act. 18 N. 350) informativ gebraucht (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). In Bezug auf die Internetpräsenz www.A. H. .com ist die Verwendung des Zeichens A. in Alleinstellung indessen nicht dargetan (act. 106 E. Ziff. 9.6.3.2). Da diese Internetseite jedoch nicht mehr in Betrieb ist, ist dieser Umstand nicht rechtserheblich.
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Im Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde festgehalten, dass das Zeichen A. in Alleinstellung offensichtlich mit der klägerischen Marke bzw. Firma identisch ist (act. 106 Ziff. 9.6.2). Hin-
sichtlich des beklagtischen Zeichens A.
in Alleinstellung (Rechtsbegehren
Ziff. 5 lit. a) und den klägerischen Marken bzw. Firmen wurde Zeichenidentität angenommen. Den in Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. dq und lit. z abgebildeten Logos wurde im Verhältnis zu den klägerischen Zeichen Zeichenähnlichkeit bescheinigt. Ebenso wurde den Zeichen A. & Co., Inc. (in Alleinstellung), A. & Co. (in Alleinstellung), A. .com, A. -E. .com,
A. H. .com, A. I. .com, A. J. .com,
A. K. .com, A. L. .com, A. manual.com, und A. manuals.com (Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. bc und lit. ry) Zeichenähnlichkeit attestiert. Diese Erwägungen wurden im Rückweisungsentscheid nicht kassiert und erweisen sich auch für diesen Entscheid als verbindlich.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die Klägerinnen machen geltend, dass sämtliche Waren und Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit den von Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Logos und Zeichen beworben würden, identisch zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 739). Mit den streitgegenständlichen Logos und Zeichen werden im Wesentlichen pharmazeutische Produkte (verschreibungspflichtige Medikamente, Desinfektionsmittel, veterinärmedizinische Produkte etc.) sowie Informationen im Gesundheitsbereich (Zusammenstellen von wissenschaftlichen und medizinischen Expertenberichten, Zurverfügungstellen von medizinischen und pharmazeutischen Daten etc.) beschrieben und beworben (act. 1 N. 414 ff.; act. 5/151 181 ff.; act. 43 N. 783 ff.; act. 44/334). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit gegeben.
Indessen verfügen die Klägerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der auf den bestimmungsgemäss abrufbaren Internet- und Social-Media-Präsenzen in Bezug auf die in Rechtsbegehren Ziff. 5 aufgeführten Zeichen und Logos gegenüber den Beklagten über keinen Anspruch auf Unterlassung betreffend den Bereich der Veterinärmedizin. Dazu kann auf die vorstehenden Erwägungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden.
In Bezug auf das Zeichen A. in Alleinstellung (Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. a) muss die Verwechslungsgefahr nicht geprüft werden, zumal Zeichenidentität besteht. Was die übrigen Zeichen und Logos gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. bz betrifft, so ist die Verwechslungsgefahr schliesslich gegeben (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1. 4).
Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht
Firmenrecht : Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klägerin 2 nicht über prioritäre Rechte verfügt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrecht zu.
Namensrecht: Die Klägerinnen haben am Namen A. Namensrechte. Die in Rechtsbegehren Ziff. 5 abgedruckten Zeichen und Logos, die sich auf den bestimmungsgemäss abrufbaren Internet- und Social-Media-Präsenzen befinden, verletzen ihre rechtlich geschützten Interessen. Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Lauterkeitsrecht: Vorstehend wurde in Bezug auf die streitgegenständlichen, in der Schweiz abrufbaren Internet- und Social-Media-Präsenzen festgehalten, dass diese das Lauterkeitsrecht verletzen. Gleiches muss demzufolge für die darauf abgebildeten Logos und Zeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 gelten. Demzufolge ist auch das Lauterkeitsrecht verletzt.
Abgrenzungsvereinbarungen als Rechtfertigungsgrund
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass der Gebrauch des Zeichens A. & Co., Inc. mit dem geografischen Zusatz … [Ortschaft], NJ, USA [neu wohl: … [Ortschaft], N.J., USA] ihnen ausdrücklich gestattet sei (act. 18 N. 360).
Die Klägerinnen entgegnen, dass Art. 5 der Abgrenzungsvereinbarung 1970 le- diglich eng definierte Verwendungen der Firmenbezeichnung der Beklagten 1 erlaube. Logos und Domainnamen würden nicht darunter fallen. Das Rechtsbegehren Ziff. 5 umfasse keine Gebrauchsformen, die den Beklagten vertraglich zugestanden seien (act. 43 N. 766).
Rechtliches
Die rechtlichen Ausführungen wurden vorne unter Ziff. 2.2.2 dargelegt.
Würdigung
Grundsätzlich schliesst Art. 7 der Abgrenzungsvereinbarung von 1970 (In all other countries A. & Co. has undertaken to cancel all existing registrations, withdraw all applications
and discontinue all use of the trademarks 'A. ', 'A.
Cross' und
'A. A. A. '.) den Gebrauch des Zeichens A. durch die Beklagten in der Schweiz gänzlich aus (act. 5/34). Einzig Art. 5 der Abgrenzungsvereinbarung sieht vor, dass die Beklagte 1 ihre Unternehmensbezeichnung A. & Co. Inc. bzw. A. & Co. Limited in Verbindung mit Worten benutzen darf, die sie geografisch mit den Vereinigten Staaten bzw. Kanada identifiziert, und alle Worte gleichrangig erscheinen (In all other countries … A. will not object to the use by A. & Co. as all or part of a firm-name or corporate name of 'A. & Co., Inc.' used in association with words such as … [Ortschaft], N.J., U.S.A.' which identify it geographically with the United States or 'A. & Co. Limited' used in association with words such as … [Stadt in Kanada] Canada' which identify it with Canada, all words being given equal prominence.) (act. 5/34; act. 43 N. 83). Auch der Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 hält in diesem Zusammenhang fest, dass die Beklagten gestützt auf die Abgrenzungsvereinbarung berechtigt sind, das Zeichen A. in Kombination mit den vereinbarten Zusätzen zu verwenden (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). In Anbetracht dieser vertraglichen Regelungen fragt sich, ob die Zeichen A. & Co., Inc. (Wortzeichen, Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. b), A. & Co. (Wortzeichen, Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. c) und … [Abbildung Wortbildzeichen] (Wortbildzeichen, Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. e) unter die Ausnahmebestimmung von Art. 7 der Abgrenzungs-
vereinbarung von 1970 fallen. Dies ist hinsichtlich der Zeichen A.
& Co.,
Inc. und A. & Co. nicht der Fall, zumal bei ihnen die notwendigen geografischen Bezeichnungen fehlen. Auch das vorstehend abgedruckte Wortbildzeichen erfüllt diese Voraussetzungen nicht, da die geografische Bezeichnung im Vergleich zur Firmenbezeichnung deutlich kleiner ausfällt und damit nicht wie dem klaren Wortlaut von Art. 7 der Abgrenzungsvereinbarung zu entnehmen ist gleichrangig erscheint. Damit kann offen bleiben, ob die Ausnahmeregelung von Art. 7 überhaupt Logos umfasst (vgl. act. 43 N. 766). Der Gebrauch der vorstehenden Zeichen ist schliesslich auch nicht von der ergänzenden Vereinbarung von 1975 gedeckt. Diese erlaubt den Gebrauch des Zeichens A. lediglich in eng definierten Formen. Diese Regelung umfasst namentlich die Verwendung des Zeichens auf Briefpapier, Visitenkarten und in der Zeitschriftenwerbung (act. 5/35; act. 43 N. 90; act. 53 N. 81 ff.); ihr Anwendungsbereich greift hier nicht. Zusammenfassend ist der Gebrauch der Zeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. b, c und e nicht durch die Abgrenzungsvereinbarungen von 1970 bzw. durch die ergänzende Vereinbarung von 1975 gedeckt. Damit liegt kein Rechtfertigungsgrund für die Gebrauchshandlungen vor, weshalb sich diese als rechtswidrig erweisen.
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass die verschiedenen Logos und Zeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 (soweit sich dieses auf Logos und Zeichen auf den Internetseiten www.A. .com, www.A. K. .com und www.A. -manuals.com bezieht) seit 1992 (Logos und Zeichen auf
www.A. .com) bzw. seit den Jahren 2000 bis 2003 (Logos und Zeichen auf www.A. G. .com, www.A. K. .com und www.A. manuals.com) in der Schweiz abrufbar seien (act. 53 N. 486, N. 561), ohne dass dies die Klägerinnen beanstandet hätten. Sie die Beklagten hätten durch das lange Zuwarten der Klägerinnen einen wertvollen Besitzstand an diesen Zeichen und Logos erworben (act. 53 N. 588 ff.).
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten den Gebrauch der nachstehenden Logos und Zeichen betreffend das Rechtsbegehren Ziff. 5 erst in den Jahren nach der Fusion mit AF. im Jahr 2009 und damit kurz vor Einreichung der Klage im Vereinigten Königreich im Jahr 2012 aufgenommen hätten (act. 43 N. 410, N. 426, N. 435):
… [Abbildung div. Wortbildmarken]
Die Beklagten hätten an diesen Logos und Zeichen auch keinen wertvollen Besitzstand erworben (act. 43 N. 442 ff.). Schliesslich seien die Beklagten hinsichtlich dieses Zeichengebrauchs zu keinem Zeitpunkt gutgläubig gewesen (act. 43 N. 450 ff.).
Rechtliches
Die rechtlichen Ausführungen wurden vorne unter Ziff. 2.4.5.3 dargelegt.
Würdigung
Vorbemerkung: Die Beklagten machen geltend, dass die streitgegenständlichen Zeichen und Logos auf www.A. .com schon seit dem Jahr 1992 bzw. auf www.A. G. .com, www.A. K. .com und www.A. manuals.com schon seit den Jahren 2000 bis 2003 in der Schweiz abrufbar seien. Die drei letztgenannten Internetseiten sind gemäss Ziff. 1 der Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 nicht mehr bestimmungsgemäss abrufbar, zumal sich die Beklagten verpflichtet haben, entsprechende Geoblocking- Massnahmen zu implementieren (act. 151/244). Demzufolge ist die Verwirkungseinrede nur noch hinsichtlich der Internetseite www.A. .com zu prüfen.
Zum Vorbringen der Klägerinnen, wonach ihre Rechte aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung von 1970 und aufgrund öffentlicher Interesse nicht verwirken könnten, siehe sodann die Erwägungen vorne unter Ziff. 2.4.5. 4.
Kenntnis von der Zeichenverletzung / fahrlässige Unkenntnis / langes Zuwarten: Es obliegt den Beklagten, zu behaupten und zu beweisen, seit wann sie (die Beklagten) die in Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. az abgedruckten Zeichen und Logos auf ihren Internet- und Social-Media-Präsenzen verwenden. Ebenso müssen sie dartun, seit wann die Klägerinnen Kenntnis von diesen Zeichenverletzungen hatten bzw. in welchem Zeitpunkt sie davon spätestens hätten Kenntnis haben müssen. Die Beklagten machen indessen keine Ausführungen dazu, ab welchem Zeitpunkt sie die streitgegenständlichen Zeichen und Logos auf www.A. .com aufgeschaltet haben. Die Klägerinnen äussern sich dazu konkreter. Sie legen eine Zusammenstellung betreffend die Zeitpunkte der Gebrauchsaufnahme einiger Logos ins Recht (act. 43 N. 410; act. 44 N. 294). Daraus geht hervor, dass das Logo A. M. seit 2009 gebraucht wird; bezüglich der weiteren Logos ist der Gebrauch sogar noch später aufgenommen worden. Die Beklagten bestreiten diese tabellarische Darstellung nicht. Sie machen indes geltend, diverse andere A. -Logos wenn auch in unterschiedlichen Designs bereits vor dem Jahr 2009 benutzt zu haben. Die gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 streitgegenständlichen Logos hätten damit keine neuen Verwirkungsfristen ausgelöst. Entscheidend sei lediglich das Zeichenelement A. (act. 53 N. 560). Eine solche undifferenzierte Gesamtbetrachtung erweist sich bei der hier vorliegenden Problemstellung als nicht sachgerecht. Es liegt seitens den Beklagten wie bereits mehrfach gezeigt ein sehr breit gefächerter Internetauftritt vor, der sich über verschiedene Medienplattformen erstreckt und zahlreiche Arten der Kennzeichenverwendung erfasst. Die Verwirkungsfristen sind an die vom Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten konkreten Darstellungsformen des Zeichens A. geknüpft. Die Beklagten machen lediglich geltend, im Zeitraum von 1999 bis 2008 also vor dem Jahr 2009 auf www.A. .com, www.A. G. .com, www.A. K. .com und www.A. manuals.com die zwei folgenden Zeichen, die nicht Gegenstand des Rechtsbegehrens Ziff. 5 sind,
… [Abbildung zweier Wortbildmarken] verwendet zu haben (act. 53 N. 561; act. 54 N. 191). Hinsichtlich der restlichen streitgegenständlichen Logos und Zeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 fehlen konkrete Behauptungen der Beklagten zum Zeitpunkt der Gebrauchsaufnahme, weshalb von dem von den Klägerin- nen behaupteten frühesten Zeitpunkt für die Gebrauchsaufnahme des Wort/Bildzeichens A. M. (Rechtsbegehren Ziff. 5 lit. f) im Jahr 2009 auszugehen ist. Da die Klägerinnen unbestrittenermassen bereits im Jahr 2012 im Vereinigten Königreich Klage eingereicht hatten (vgl. act. 53 N. 529), ist hinsichtlich dieser Logos und Zeichen kein langes Zuwarten erstellt.
Im Vertrauen auf Untätigkeit erworbener Besitzstand : Den Beklagten gelingt es sodann nicht, in Bezug auf die vom Rechtsbegehren Ziff. 5 umfassten Logos und Zeichen einen wertvollen Besitzstand darzutun. Sie müssten nämlich behaupten und nachweisen, dass sie gestützt darauf im Vertrauen auf den (vermeintlichen) Rechtsfrieden Dispositionen getroffen unterlassen hätten. Dazu wird in den Schriftsätzen nichts Konkretes ausgeführt. Was die allgemeinen, auch hier nicht einschlägigen Vorbringen hinsichtlich der wertvollen Informationen für Stellensuchende und Investoren betrifft, kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe dazu unter Ziff. 2.4.5. 4).
Gutgläubigkeit: Da es bereits an den ersten drei Voraussetzungen des Verwirkungstatbestandes fehlt, muss über die Gutgläubigkeit nicht befunden werden. Zusammenfassend greift die Verwirkungseinrede der Beklagten betreffend die Logos und Zeichen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 5 in Bezug auf www.A. .com nicht.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 1 und 2 passivlegitimiert seien (act. 1 N. 749). Die Beklagten äussern sich nicht zur Aktiv- und Passivlegitimation hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 5.
Die Klägerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klägerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht für die geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist alsdann die Beklagte 2 als Registrantin der Domains gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1b und Ziff. 2, auf welchen die Zeichen und Logos verwendet werden (vgl. auch act. 1 N. 679, N. 700). Die Beklagte 1 ist sodann unbestrittenermassen Admin-Kontakt für diese Domains. Schliesslich sind die Beklagten 1 und 2 unbestrittenermassen als Verantwortliche für den Inhalt auf den von Rechtsbegehren Ziff. 3 und 4 umfassten Internet-Adressen mit Ausnahme der Präsenz https://twitter.com/A. E'. (Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. d), wo die Passivlegitimation der Beklagten fehlt ins Recht zu fassen.
Zwischenfazit
Hinsichtlich der Internetpräsenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 2a, Ziff. 2c, Ziff. 2d, Ziff. 2e, Ziff. 2g, Ziff. 2h, Ziff. 2i, Ziff. 2j, Ziff. 3a, Ziff. 3b, Ziff. 3c, Ziff. 3d, Ziff. 3e, Ziff. 3f, Ziff. 3g, Ziff. 3h, Ziff. 3i, Ziff. 4c, Ziff. 4e, Ziff. 4j, Ziff. 4k und Ziff. 4o ist das Rechtsbegehren Ziff. 5 infolge Klageanerkennung als erledigt abzuschreiben.
Den Beklagten 1 und 2 ist sodann zu verbieten, die vorstehend aufgeführten Kennzeichen und Logos (siehe dazu unter Ziff. 2.9.5.3. 1) auf den bestimmungsgemäss abrufbaren Internet- und SocialMedia-Präsenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 1b, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4d, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n zur Kennzeichnung ihrer Unternehmen, im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinärmedizin sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Diese Logos und Kennzeichen auf den genannten, bestimmungsgemäss abrufbaren Internet- und Social-Media-Präsenzen gelten indessen dann nicht als an Personen in der Schweiz zugänglich gemacht, wenn die Beklagten 1 und 2 sämtliche zur Verfügung stehenden Länderbeschränkungsoder Geoblocking-Technologien verwen- den, um den Zugriff von Schweizer Internetnutzern auf diese Internet- und Social- Media-Präsenzen zu verhindern. Eine Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint zur Umsetzung dieser Anordnungen als angemessen. In Bezug auf die Logos und Kennzeichen auf der Präsenz
https://twitter.com/A. E'. (Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. d) ist das Rechtsbegehren Ziff. 5 abzuweisen.
Offline-Bereich (Rechtsbegehren Ziff. 6)
Ausgangslage
In Rechtsbegehren Ziff. 6 verlangen die Klägerinnen ein an die Beklagten gerichtetes Verbot, verschiedene Zeichenkombinationen mit dem Bestandteil A. im geschäftlichen Verkehr, namentlich zur (i) Kennzeichnung der Unternehmen, zum Beispiel im Empfangsbereich von Büroräumlichkeiten, (ii) im Verkehr mit Lieferanten, (iii) auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5, (iv) an Kongressen und Messen, (v) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinärmedizin (iv) sonstwie zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen. Rechtsbegehren Ziff. 6 umfasst demzufolge den Offline-Gebrauch des Zeichens A. .
Empfangshalle (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [i]): Das Bundesgericht entschied hinsichtlich des Zeichengebrauchs in der Eingangs- und Empfangshalle in den Büroräumlichkeiten der Beklagten 3 in Luzern, dass gestützt auf die Begründung des Urteils des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 ein markenbzw. firmenrechtlicher Anspruch gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG bzw. Art. 956 Abs. 2 OR zu Unrecht ver- neint wurde (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,
E. 6.4.2.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit ist über das Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) erneut zu befinden.
Verkehr mit Lieferanten / Umgang mit Vertragspartnern (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [ii]): Mit Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 wurde das Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. (ii) mangels genügender Substantiierung abgewiesen (act. 106
E. 10.4.3). Das Urteil wurde diesbezüglich nicht angefochten. In diesem Punkt ist das Urteil des Handelsgerichts vom 27. Mai 2019 in Rechtskraft erwachsen.
Zeichengebrauch auf Kongressen bzw. Messen: Teilnehmerliste von AI. (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [iv]): Ebenfalls mit Urteil vom 27. Mai 2019 wurde das
klägerische Unterlassungsbegehren hinsichtlich des Gebrauchs des Zeichens
A. auf der Teilnehmerliste von AI.
abgewiesen (act. 106
Ziff. 10.4.2). Auch in dieser Hinsicht ist das Urteil unangefochten in Rechtskraft erwachsen (act. 117 N. 6.2.4).
Zeichengebrauch an Messen Kongressen: Verbandssitzungen der AJ.
(AJ.
) (Rechtsbegehren Ziff. 6 lit. [iv]): Im Urteil des Handelsgerichts vom
27. Mai 2019 wurde hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 6 lit. (iv) festgehalten, dass der Beweis, wonach sich AK. (Managing Director bei der Beklagten 3 von November 2009 bis Oktober 2014) an Verbandssitzungen der AJ. wie- derholt als Vertreter von A. vorgestellt habe, mangels rechtsgenügender Beweisofferte misslungen sei (act. 106 Ziff. 10.4.1). Das Bundesgericht hob das Urteil in diesem Punkt auf (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.2.3 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Entsprechend ist dieser Aspekt des Rechtsbegehrens Ziff. 6 (iv) im Folgenden neu zu prüfen.
Über die Rechtsbegehren Ziff. 6 (v) (Zeichengebrauch zur Anpreisung von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Humanoder Veterinärmedizin) und Rechtsbegehren Ziff. 6 (vi) (sonstiger Gebrauch des Zeichens im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz) ist im Rahmen der Rückweisung erneut zu entscheiden.
Der Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 wies das Rechtsbegehren Ziff. 6
(iii) betreffend den Zeichengebrauch auf Visitenkarten zur neuen Beurteilung zurück (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Da die Klägerinnen in dieser Hinsicht lediglich das Ab- drucken von @A. .com-E-Mail-Adressen auf Visitenkarten monieren, sind die diesbezüglichen Sach- und Rechtsfragen nachstehend unter Ziff. 8 zu behan- deln.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, sich in Ziff. 11 und Ziff. 12 der Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 verbindlich verpflichtet zu haben, das Zeichen
A. in Alleinstellung in der Empfangshalle der Beklagten 3 und auf den Mitarbeitervisitenkarten der Beklagten 3 bis 5 (in Form der @A. .com-E-Mail- Adressen) zu entfernen. Damit sei das Rechtsbegehren Ziff. 6 als gegenstandslos geworden abzuschreiben. Ferner könnten die Klägerinnen keinen weiteren Offline-Gebrauch des Zeichens nachweisen, weshalb das Rechtsbegehren Ziff. 6 im Übrigen abzuweisen sei (act. 154 N. 61 f.; act. 166 N. 78 f.).
Die Klägerinnen machen geltend, in Rechtsbegehren Ziff. 6 beantragt zu haben, es sei den Beklagten 1 bis 5 zu verbieten, die Zeichen A. (in Alleinstellung), A. & Co (in Alleinstellung) und A. Manual einzeln kombiniert für verschiedene Konstellationen des Offline-Gebrauchs zu verwenden (act. 160 N. 93). Ziff. 12 der Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 decke nur das Zeichen A. in Alleinstellung ab und beschränke sich lediglich auf das Beispiel des Empfangsraums der Beklagten 3. Im Übrigen Umfang bestehe das Rechtsschutzinteresse an den Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) und Ziff. 6 (iivi) fort (act. 160 N. 94).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Die Beklagten haben sich in Ziff. 12 der Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 verpflichtet, das Zeichen A. (in Alleinstellung) im Empfangsbereich von Büroräumlichkeiten (Eingang und Empfangshalle) der Beklagten 3 nicht mehr zu gebrauchen (act. 151/244). Es sind weder Umstände dargetan noch ersichtlich, die Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Erklärung erwecken würden. Hinsichtlich des Zeichens A. (in Alleinstellung) ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) (Eingang und Empfangshalle der Beklagten 3) als durch Klageanerken- nung erledigt abzuschreiben. Die Unterlassungserklärung äussert sich in diesem
Zusammenhang nicht zu den beiden weiteren Zeichen A.
& Co. und
A. Manual. Damit besteht in diesem Umfang weiterhin ein Rechtsschutzinteresse der Klägerinnen am Rechtsbegehren Ziff. 6 (i). Hinsichtlich der noch zu
beurteilenden Rechtsbegehren Ziff. 6 (ivvi) liegen keine Zugeständnisse seitens der Beklagten vor, vielmehr erachten die Beklagten den Offline-Zeichengebrauch von A. , A. & Co. und A. Manual nicht als rechtsverletzend, weshalb die Wiederholungsgefahr (mit Ausnahme hinsichtlich der Rechtsbegehren Ziff. 6 [vvi], siehe hierzu sogleich) gegeben ist (act. 53 N. 623 ff.).
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Die Beklagten machen geltend, dass das Rechtsbegehren Ziff. 6 überschiessend sei, zumal es auch zulässige Verwendungsformen des Zeichens A. erfasse. Namentlich der informative Hinweis auf den Namen der Beklagten 1 und 2 im Rahmen der Darstellung der Unternehmensgeschichte in der … [Ortschaft in der Schweiz] Empfangshalle der Beklagten 3 sei eine zulässige Verwendungsform des Zeichens (act. 53 N. 794 f.). Die Klägerinnen machen geltend, dass ihre Rechtsbegehren genügend bestimmt seien und vom Vollstreckungsrichter allesamt ohne rechtliche Qualifikation vollstreckt werden könnten (act. 43 N. 919 ff.).
In Rechtsbegehren Ziff. 6 (v) und Ziff. 6 (vi) soll den Beklagten untersagt werden, das Zeichen A. (in Alleinstellung), A. & Co. (in Alleinstellung) und
A.
Manual im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder
dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinärmedizin (vi) sonstwie im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen. Im Gegensatz zu den Rechtsbegehren Ziff. 6 (i-iv), gemäss welchen konkrete Nutzungshandlungen verboten werden sollen, sind die Rechtsbegehren Ziff. 6 (vvi) sehr breit und allgemein gefasst. Pauschal sollen den Beklagten jegliche Nutzungshandlungen verboten werden. Ein so formuliertes Urteilsdispositiv würde den Vollstreckungsrichter im Unklaren lassen und ihm letztlich aufbürden, über die Zulässigkeit von einzelnen Nutzungshandlungen zu entscheiden. Mangels Bestimmtheit ist auf die Rechtsbegehren Ziff. 6 (vvi) demzufolge nicht einzutreten. Im Übrigen stellen die Klägerinnen diesbezüglich keine Behauptungen zur Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr auf, weshalb auch aus diesem Grund auf die Rechtsbegehren 6 (vvi) nicht einzutreten wäre. Inwiefern sich die übrigen, noch zu beurteilenden Rechtsbegehren
Ziff. 6 (i) und Ziff. 6 (iv) als unbestimmt bzw. übermässig erweisen sollten, ist so- dann weder dargetan noch ersichtlich.
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) (Zeichengebrauch in der Empfangshalle der Beklagten 3): Die Klägerinnen machen geltend, dass die schweizerischen Beklagten promi- nent in der Eingangshalle der Beklagten 3 das Zeichen A. in Alleinstellung verwenden würden (act. 43 N. 538). Die Beklagten bestreiten die Verwendung der Zeichen A. , A. & Co. und A. Manual in der Empfangshalle der Beklagten 3 nicht. Allerdings würden die Zeichen lediglich informativ gebraucht (act. 53 N. 624).
Rechtsbegehren Ziff. 6 (iv) Zeichengebrauch an Verbandssitzungen der AJ.
(bzw. an Messen und Kongressen): Die Klägerinnen machen geltend, dass sich AK. , der von November 2009 bis Oktober 2014 Managing Director bei der
Beklagten 3 gewesen sei, auf Verbandssitzungen der AJ.
wiederholt als
Vertreter von A. vorgestellt habe (act. 43 N. 538). Die Beklagten bestreiten diese Tatsachenbehauptung (act. 53 N. 627).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Rechtsbegehren Ziff. 6 (i): Zeichengebrauch in der Empfangshalle der Beklagten 3: Das Bundesgericht statuierte im Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020, dass betreffend den Zeichengebrauch in der Empfangshalle der Beklagten 3 (hin-
sichtlich der verbleibenden, hier zu prüfenden Zeichen A.
& Co. und
A. Manual) ein gewerbsmässiger Zeichengebrauch vorliege. Dazu führte es weiter aus, dass mit dieser Begründung des Urteils des Handelsgerichts vom
27. Mai 2019 ein Anspruch aus Unterlassung aus Markenrecht zu Unrecht ver- neint worden sei (vgl. auch das Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 6.4.2.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit ist erneut zu prüfen, ob ein Anspruch auf Unterlassung gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG besteht.
Rechtsbegehren Ziff. 6 (iv): Zeichengebrauch an Verbandssitzungen der
AJ.
bzw. an Messen und Kongressen: Die Klägerinnen machen geltend,
dass sich AK. , der von November 2009 bis Oktober 2014 Managing Direc-
tor bei der Beklagten 3 gewesen sei, an Verbandssitzungen der AJ. derholt als Vertreter von A. vorgestellt habe (act. 43 N. 538).
wieVorab ist festzuhalten, dass die Klägerinnen damit lediglich einen einzigen Gebrauch des Kennzeichens A. (in Alleinstellung) behaupten. Darüber hinaus namentlich, was die Zeichen A. & Co. und A. Manual betrifft
wurden seitens der Beklagten keine Nutzungshandlungen behauptet. In diesem Umfang ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iv) abzuweisen.
Den Zeichengebrauch durch AK. an Verbandssitzungen der AJ. behaupten die Klägerinnen in sehr allgemeiner Form. Einzig mittelbar durch die An-
gabe der Anstellungsdauer von AK.
bei der Beklagten 3 von November
2009 bis Oktober 2014 lässt sich interpretieren, dass die Klägerinnen eine Verletzungshandlung in diesem Zeitraum geltend machen, ohne jedoch näher darzutun, wann und wo die Verbandssitzungen der AJ. stattgefunden haben, an welchen der Zeichengebrauch tatsächlich erfolgt sein soll. Ebenso unbestimmt ist die Behauptung der wiederholten Vorstellung als Vertreter von A. . Mangels Substantiierung bleibt offen, wann und wie oft es überhaupt zu unerlaubtem Zeichengebrauch durch einen Mitarbeiter der Beklagten 3 gekommen sein soll; ebenso offen ist, zu welchen konkreten Tatsachen die Klägerinnen die Beweisab- nahme beantragt haben. Bereits aus diesem Grund hat sie zu unterbleiben.
Dies gilt umso mehr, als der Beweis der aufgestellten Behauptungen keine zuverlässige Tatsachenlage schaffen würde, bliebe doch offen, ob die Verletzungshandlungen zu Beginn gegen Ende der durch Interpretation ermittelten Zeitspanne erfolgt wären. Mit Blick auf die für das Rechtsschutzinteresse relevante Frage der Wiederholungsgefahr vermöchte aber nur ein über den gesamten Zeitraum wiederholter Zeichengebrauch die Befürchtung aufrecht zu erhalten, dass auch künftig mit Rechtsverletzungen zu rechnen ist.
Als einziges Beweismittel für die behauptete wiederholte Vorstellung von
AK.
als Vertreter von A. berufen sich die Klägerinnen sodann auf
die Zeugin AL. . Nach Angaben der Klägerinnen soll es sich bei ihr um den ehemaligen General Manager A. (Schweiz) AG handeln. Aus dem Handelsregister ergibt sich, dass AL. ab 2010 als Geschäftsführerin und ab 2011 bis 2017 als Verwaltungsrätin bzw. als Verwaltungsratspräsidentin der Klägerin 2 amtete. Gemäss Art. 159 ZPO könnte sie mithin nicht als Zeugin, sondern lediglich als Partei zur fraglichen Behauptung befragt werden. Aufgrund ihrer engen Verbindung zur Klägerin 2 wäre der Beweiswert ihrer Aussagen deshalb marginal und vermöchte den vollen Beweis der unbestimmten Behauptungen der Klägerin- nen von vornherein nicht zu erbringen. Auch aus diesem Grund hat die Beweisabnahme zu unterbleiben. Das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iv) ist insgesamt abzuweisen.
Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii): Zeichengebrauch auf Visitenkarten : Dieses Rechtsbegehren ist nachstehend unter Ziff. 2.12 in Zusammenhang mit den @A. .com-E-Mail-Adressen zu behandeln.
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Die Klägerinnen machen geltend, dass der Gebrauch der Zeichen A. & Co. und A. Manual zur Bezeichnung der Beklagten in der Empfangshalle der Beklagten 3 verletzend sei. Es liegt auf der Hand, dass diese Zeichen (zumindest) ähnlich mit der IR-Marke Nr. 1 A. (Wortmarke), den IR-Marken Nr. 3 und Nr. 2 A. , fig. (Wort-
/Bildmarken) sowie der IR-Marke Nr. 7 A.
N. 138 ff.) sind. Damit liegt Zeichenähnlichkeit vor.
fig. (Wort-/Bildmarke) (act. 1
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die Klägerinnen machen in Bezug auf ihre Rechtsbegehren betreffend den Online- Bereich geltend, dass sämtliche auf den streitgegenständlichen Social-MediaPräsenzen beschriebenen Waren und Dienstleistungen identisch zumindest hochgradig gleichartig mit den von den klägerischen Kernmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien (act. 1 N. 567 ff.). Zum Offline-Bereich bringen die Klägerinnen keine konkreten Tatsachenbehauptungen zur Gleichartigkeit vor. Der Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 erkannte hinsichtlich der Zeichenverwendung in der Empfangshalle der Beklagten 3 ausdrücklich auf einen gewerbsmässigen Gebrauch (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 6.4.2.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit mit Blick auf die Ausführungen betreffend den Onlinebereich ohne Weiteres gegeben (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3.1. 3).
Verwechslungsgefahr: Das Bundesgericht bejahte in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 alsdann die Verwechslungsgefahr betreffend den Zeichengebrauch in der Empfangshalle der Beklagten 3 (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.4.2.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Demzufolge ist auch die Verwechslungsgefahr gegeben.
Lauterkeitsrecht, Namensrecht, Firmenrecht
Firmenrecht : Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klägerin 2 nicht über prioritäre Rechte verfügt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Damit steht ihr in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) kein Anspruch aus Firmenrecht zu.
Namensrecht: Die Klägerinnen haben am Namen A. Namensrechte. Das Abbilden der Zeichen A. & Co. und A. Manual in der Empfangshalle der Beklagten 3 berührt die Klägerinnen in ihren rechtlich geschützten Interessen. Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Lauterkeitsrecht: Im Unterschied zum Marken- und Firmenrecht erweisen sich für die Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche auch kennzeichenexterne Umstände als rechtserheblich. Den Klägerinnen kommt hinsichtlich des Zeichens A. zunächst Gebrauchspriorität zu (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Hinsichtlich der Zeichenverwendung in der Eingangshalle der Beklagten 3 hielt das Bundesgericht in Bezug auf das Markenrecht fest, dass eine Verwechslungsgefahr vorliege, zumal Besucher der Eingangshalle falsche Zusammenhänge zwischen den Parteien vermuteten (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 6.4.2.2 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Diese Erwägungen können ohne Weiteres auch für das Lauterkeitsrecht übernommen werden, zumal die Beklagten auch hier keine Massnahmen zur Ausräumung der Verwechslungsgefahr ins Feld führen. Damit liegt in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ebenfalls eine Verwechslungsgefahr vor.
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Eine Verwirkung der Abwehransprüche, die dem Rechtsbegehren Ziff. 6 zugrunde liegen, wird nicht behauptet. Entsprechend ist nicht weiter darauf einzugehen.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Klägerin 1 ist aus Markenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht und die Klägerin 2 aus Namensrecht und Lauterkeitsrecht für die geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert.
Die streitgegenständlichen Zeichen A. & Co. und A. Manual wer- den in der Empfangshalle der Beklagten 3 abgebildet. In Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) erweist sich damit die Beklagte 3 als passivlegitimiert.
Zwischenfazit
Hinsichtlich des Zeichens A. (in Alleinstellung) ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (i) (Kennzeichnung der Unternehmung der Beklagten im Eingangsbereich und Empfangshalle der Beklagten 3) als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben. Mangels Bestimmtheit ist auf die Rechtsbegehren Ziff. 6 (v) (Zeichengebrauch [A. , A. & Co. und A. Manual] im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinärmedizin) und Ziff. 6 (vi) (sonstiger
Zeichengebrauch [A. , A. & Co. und A. Manual] im geschäftlichen Verkehr) nicht einzutreten.
Der Beklagten 3 ist sodann zu verbieten, die Zeichen A. & Co (in Alleinstellung) und A. Manual (einzeln kombiniert) zur Kennzeichnung ihrer Unternehmung im Eingangsbereich und der Empfangshalle der Beklagten 3 zu verwenden (Rechtsbegehren Ziff. 6 [i]). Eine Frist von 30 Tagen ab Rechtskraft erscheint für die Umsetzung dieser Anordnungen als verhältnismässig.
Verlinkungen (Rechtsbegehren Ziff. 7)
Die Beklagten anerkennen das Rechtsbegehren Ziff. 7 vollständig und vorbehaltslos (act. 154 N. 63; act. 166 N. 80). Dies sehen auch die Klägerinnen so (act. 160
N. 101). Damit ist das Verfahren hinsichtlich Rechtsbegehren 7 als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
E-Mail-Adressen / Visitenkarten (Rechtsbegehren Ziff. 8 bzw. Ziff. 6 [iii])
Ausgangslage
Das Bundesgericht entschied in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 hinsichtlich der beklagtischen E-Mail-Adressen mit dem Aufbau [Vorname.Nachname]@A. .com verbindlich, dass diesen Individualisierungsfunktion zukomme. Diesbezüglich liege ein kennzeichenmässiger Gebrauch durch die Beklagten vor (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020,
E. 6.5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Gleiches gilt für die Verwendung von E- Mail-Adressen auf Visitenkarten, auf denen sich auch das Logo C. , die Firma der Domain-Name C. .ch befinden. Auch diesen liegt gemäss Rückweisungsentscheid eine Kennzeichnungsfunktion zugrunde (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Bevor indes zur Anspruchsprüfung geschritten wird, ist mit Blick auf die Unterlassungserklärung der Beklagten vom 23. Dezember 2021 (act. 151/244) zu prüfen, ob die Klägerinnen weiterhin über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzinteresse verfügen.
Rechtsschutzinteresse
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass sie sich in Ziff. 11 der Unterlassungserklärung verbindlich verpflichtet hätten, die @A. .com E-Mail-Adressen der Mitarbeiter der Beklagten 3 bis 5 durch C. .com-Adressen zu ersetzen (act. 154 N. 65). Damit sei das Verfahren bezüglich Rechtsbegehren 8 als gegenstandslos geworden abzuschreiben (act. 154 N. 66).
Die Klägerinnen machen geltend, dass das Rechtsbegehren Ziff. 8 darauf abziele, den Gebrauch der streitgegenständlichen E-Mail-Adressen durch die Beklagten zu unterbinden. In diesem Zusammenhang sei indessen unklar, was die Beklagten mit Ziff. 11 der Unterlassungserklärung bezweckten (act. 160 N. 102 ff.). Sie würden in ihrer Stellungnahme zur Unterlassungserklärung beispielsweise unberechtigterweise zwischen personalisierten und unpersonalisierten E-Mail- Adressen unterscheiden (act. 168 N. 44 f.). Zudem seien die von den Beklagten aufgelisteten Ausnahmen intransparent (act. 160 N. 103 f.). Damit liege keine inhaltlich eindeutige und bindende Verpflichtungserklärung vor, die das Verfahren erledige (act. 168 N. 46).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 1.3 dargelegt.
Würdigung
Gemäss Rechtsbegehren Ziff. 8 soll den Beklagten 3, 4 und 5 verboten werden, E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil @A. .com in der Schweiz zu gebrauchen. In Ziff. 11 der Unterlassungserklärung verpflichteten sich die Beklagten wie folgt (act. 151/244 S. 4): […] the Defendants bindingly untertake und agree as follows: […]
11) for employees domiciled in Switzerland and for Defendants 3 to 5, to replace e-mail addresses ending in @A. .com with e-mail addresses ending in @C. .com, except for the functional exceptions agreed on for the UK and Australia, i.e. to make internal use not accessible by third parties of the domain name A. .com or e-mail addresses or other identifiers ending
@A. .com; (i) in usernames for authentication of applications; (ii) for creating and arranging virtual meetings; (iii) to continue to receive emails and to forward them to an alternative e-mail ad- dress; (iv) in automatically generated non-delivery e-mails. In ihrer Stellungnahme vom
12. Januar 2022 erklärten die Beklagten, sich verbindlich verpflichtet zu haben, die @A. .com-E-Mail-Adressen durch @C. .com-E-Mail-Adressen zu ersetzen (act. 154 N. 65). Die Klägerinnen machten daraufhin in ihrer Stellung- nahme vom 7. Februar 2022 geltend, dass die Erklärung der Beklagten zwar diverse Unklarheiten enthalte, indessen nur dahingehend verstanden werden kön- ne, als dass diese (die Beklagten) das in Rechtsbegehren Ziff. 8 beantragte Verbot des Gebrauchs von @A. .com-E-Mail-Adressen in der Schweiz anerkennen würden (act. 160 N. 105). In den darauffolgenden Stellungnahmen vom
18. März 2022 (act. 166, Beklagte) und vom 8. April 2022 (act. 168, Klägerinnen) entwickelte sich zwischen den Parteien eine weitere Auseinandersetzung betreffend die in Ziff. 11 der Unterlassungserklärung genannten Ausnahmen (Ziff. 11 lit. iiv) und betreffend personalisierte bzw. unpersonalisierte E-Mail-Adressen. Zusammenfassend stellen sich die Klägerinnen auf den Standpunkt, dass Ziff. 11 der Unterlassungserklärung zu viele Unklarheiten bzw. Ausnahmen enthalte, um das Verfahren in diesem Punkt definitiv beenden zu können (act 168 N. 45 f.). In der Tat ist das von den Klägerinnen in Rechtsbegehren Ziff. 8 beantragte Verbot hinsichtlich des Gebrauchs der @A. .com-E-Mail-Adressen umfassender als die diesbezüglichen Zugeständnisse der Beklagten in Ziff. 11 ihrer Unterlassungserklärung. Da sich die Parteien über den Regelungsgehalt von Ziff. 11 der Unterlassungserklärung offensichtlich nicht einig sind und die Beklagten gleichzeitig auf den diversen Ausnahmen gemäss Ziff. 11 beharren (act. 166 N. 81 ff.), ist in diesem Punkt nicht von einer vollumfänglichen und vorbehaltslosen Klageanerkennung auszugehen. Vielmehr verfügen die Klägerinnen weiterhin über ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich des Rechtsbegehrens Ziff. 8. Da unter diesen Umständen nicht von einer bedingungslosen und unzweideutigen Unterlassungserklärung auszugehen ist, ist mit Blick auf die Rechtsauffassung der Beklagten davon auszugehen, dass diese die @A. .com-E-Mail-Adressen zukünftig weiter nutzen werden. Damit ist auch die Wiederholungsgefahr gegeben.
Die Beklagten erklären sodann in ihrer Stellungnahme vom 18. März 2022 ergänzend zu Ziff. 11 der Unterlassungserklärung, zukünftig den Gebrauch von @A. .com E-Mail-Adressen auf Visitenkarten zu unterlassen (act. 166
N. 78). Die Klägerinnen äussern sich in ihrer Stellungnahme vom 8. April 2022 nicht mehr weiter dazu. Namentlich führen sie nicht aus, weshalb diese Absichtserklärung nicht ernsthaft gemeint sein soll (act. 168 N. 42). Demzufolge ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii) (Gebrauch des Zeichens A. in Form von @A. .com-E-Mail-Adressen auf Visitenkarten) als durch Klageanerken- nung erledigt abzuschreiben.
Hinsichtlich der Zeichen A. & Co. und A. Manual sind für den Gebrauch auf Visitenkarten (Rechtsbegehren Ziff. 6 [iii]) indessen (drohende) Nutzungshandlungen durch die Beklagten weder dargetan noch nachgewiesen. Damit fehlt es an einer Erstbegehungsbzw. an einer Wiederholungsgefahr, weshalb die Klägerinnen über kein Rechtsschutzinteresse verfügen. Diesbezüglich ist auf die Klage nicht einzutreten.
Bestimmtheit des Rechtsbegehrens
Die Beklagten äussern sich nicht zur Bestimmtheit bzw. Verhältnismässigkeit des Rechtsbegehrens Ziff. 8. Da sich dieses klar auf die @A. .com-E-Mail- Adressen bezieht, erweist sich das Rechtsbegehren Ziff. 8 als genügend bestimmt und verhältnismässig.
Anspruchsgrundlagen
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 3, 4 und 5 in der Schweiz die streitbetroffenen E-Mail-Adressen auf Visitenkarten (act. 1 N. 552) sowie im Internet auf C. .ch (etwa in den Rubriken Kontakt, Über uns, Datenschutz) (act. 1 N. 547 ff.) sowie auf www.C. -E. .ch (etwa in den Rubriken Wir über uns, Jobs, Geschäftszeiten) benutzten (act. 1 N. 548 ff.). Dabei würden sie das Markenrecht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht verletzen (act. 1 N. 756 ff.; act. 43 N. 841 ff.).
Die Beklagten entgegnen, dass die E-Mail-Adressen keinen Bezug zu spezifischen Produkten herstellten, weshalb keine Verletzung von Markenrecht vorliege (act. 53 N. 664). Sodann dürfe der beschreibende Gebrauch einer Firma ei- nes Namens mangels Widerrechtlichkeit nicht verboten werden (act. 53 N. 653). Das Zeichen A. werde sodann nicht als Kennzeichen, sondern als technisches Adressierungselement wahrgenommen (act. 53 N. 666, vgl. act. 18 N. 612). Sodann fehle es an einer Verwechslungsgefahr, weshalb lauterkeitsrechtliche Ansprüche ausscheiden würden (act. 53 N. 667).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.3 dargelegt.
Würdigung
Markenrecht
Kennzeichenmässiger Gebrauch: Die Klägerinnen beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 8 ein an die Beklagten 3, 4 und 5 gerichtetes Verbot, E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil @A. in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (act. 1 N. 756 ff.). Das Bundesgericht entschied in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 verbindlich, dass dem Adressierungselement @A. Individualisierungsfunktion zukomme und demzufolge ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliege (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 6.5.1, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Damit sind die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zu prüfen.
Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit: Der Bestandteil @A. .com der beanstandeten E-Mail-Adressen ist ähnlich mit der IR-Marke Nr. 1 A. (Wortmarke), den IR-Marken Nr. 3 und 2 A. , fig. (Wort-/Bildmarken) sowie der IR-Marke Nr. 7 A. fig. (Wort-/Bildmarke) (act. 1 N. 758). Damit ist die Zeichenähnlichkeit gegeben.
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen / Verwechslungsgefahr: Die Beklagten verwenden diese E-Mail-Adressen im geschäftlichen Verkehr im Zusam menhang mit dem Bewerben und Anpreisen diverser Waren (inkl. pharmazeutische Produkte, Veterinärprodukte) und Dienstleistungen (Zusammenstellen von wissenschaftlichen und medizinischen Informationen, Fragen von Fachpersonen für Human und Veterinärmedizin etc.) (act. 1 N. 548 ff., N. 553 ff., N. 555 ff.; act. 5/101 S. 114117; act. 5/105; act. 5/185 f.; act. 5/207 S. 25). Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen ist damit ohne Weiteres gegeben (siehe dazu auch die Ausführungen unter Ziff. 2.4.4.3.1. 3). Auch die Verwechslungsgefahr ist gegeben; dies hat das Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 verbindlich entschieden (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225).
Indessen verfügen die Klägerinnen aus Markenrecht hinsichtlich der @A. .com-E-Mail-Adressen gegenüber den Beklagten 3, 4 und 5 über kei- nen Anspruch auf Unterlassung in Bezug auf die Veterinärmedizin. Dazu kann auf die vorstehenden Erwägungen unter Ziff. 2.4.4.3.1.2 verwiesen werden.
Firmenrecht, Namensrecht, Lauterkeitsrecht
Firmenrecht : Vorstehend wurde festgehalten, dass die Klägerin 2 nicht über prioritäre Rechte verfügt (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Damit steht ihr kein Anspruch aus Firmenrechtsverletzung zu.
Namensrecht: Die Klägerinnen haben am Namen A. Namensrechte. Der Adressbestandteil @A. .com beeinträchtigt diese in ihren rechtlich geschützten Interessen. Die Verwechslungsgefahr ist ebenfalls gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.4.4.3. 2).
Lauterkeitsrecht: Die Klägerinnen verfügen über die Gebrauchspriorität am Zeichen A. (siehe dazu unter Ziff. 2.4.4.3. 2). Der @A. -Bestandteil wird von den Nutzern als Hinweis auf das Unternehmen wahrgenommen. Dieser Umstand führt zu betrieblichen Fehlzurechnungen und tangiert die schutzwürdige Marktposition der Klägerinnen. Das auf der Visitenkarte ebenfalls abgedruckte C. -Logo stellt dabei wie schon im Rückweisungsentscheid festgehalten
(Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.1 in fine, nicht publ. in: BGE 146 III 225) keinen klarstellenden Zusatz dar. Die Verwechslungsgefahr ist auch hier gegeben (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Entsprechend ist auch das Lauterkeitsrecht verletzt.
Verwirkung als Durchsetzungshindernis
Parteivorbringen
Die Beklagten machen geltend, dass die @A. .com-E-Mail-Adressen seit 1993 für die Mitarbeiter in der Schweiz genutzt würden (act. 53 N. 487, N. 585). Bereits im Jahr 1999 sei auf www.C. -switzerland.com angegeben worden, dass die Beklagte 3 über die Adressen …_ch@A. .com erreichbar sei (act. 18 N. 44 i.V.m. N. 191). Bis ins Jahr 2007 seien die individuellen @A. .com-E-Mail-Adressen auf den Internetseiten www.C. switzerland.com und www.C. .ch aufgelistet gewesen (act. 53 N. 569). Seit dem ersten Schreiben der Klägerinnen im Jahr 1995 betreffend die behaupteten Rechtsverletzungen hätten sie (die Beklagten) davon ausgehen dürfen, dass die Klägerinnen von der Nutzung der E-Mail-Adressen Kenntnis gehabt hätten (act. 53 N. 574). Eine Abmahnung hinsichtlich dieser E-Mail-Adressen sei erstmals mit Schreiben vom 11. Februar 2005 erfolgt (act. 53 N. 525; act. 5/38). In ei- nem E-Mail-Austausch im Jahr 2011 habe die Klägerin 1 die Nutzung der streitgegenständlichen E-Mail-Adressen erneut beanstandet (act. 53 N. 562 f.). Bei ei- ner derart langjährigen Nutzung von @A. .com-E-Mail-Adressen hätten sie (die Beklagten) einen strategisch wichtigen Besitzstand erworben (act. 53 N. 603 ff.).
Die Klägerinnen entgegnen hinsichtlich der @A. .com-E-Mail-Adressen, dass sie mit Schreiben vom 11. Februar 2005 explizit beanstandet hätten, dass die @A. -E-Mail-Adressen ihre Rechte verletzten (act. 43 N. 361). Erst in diesem Zeitpunkt hätten sie (die Klägerinnen) Kenntnis erlangt, dass die Beklagten diese E-Mail-Adressen ausserhalb der USA und Kanada verwendeten (act. 43
N. 429). Die E-Mail-Adresse der Beklagten habe vom Jahr 2000 bis mindestens
am 25. März 2002 auf info@C. .Switzerland.com gelautet (act. 43 N. 430). Im Jahr 2007 hätten die Parteien den Gebrauch der streitgegenständlichen E- Mail-Adressen anlässlich eines Treffens erneut beanstandet (act. 43 N. 363 f.). Aufgrund der Fusion der Beklagten mit AF. im Jahr 2009 sei ein erhebliches Wachstum erfolgt. Weltweit hätten zusätzlich 50'000 Mitarbeiter neue @A. .com-E-Mail-Adressen erhalten (act. 43 N. 367 ff., N. 377). Die Klägerin 1 habe sodann am 21. Januar 2011 ein weiteres Mal gegen die Verwendung der streitgegenständlichen E-Mail-Adressen opponiert (act. 43 N. 413). An einem weiteren Treffen am 15. März 2012 hätten sie (die Klägerinnen) dieses Thema schliesslich erneut angesprochen (act. 43 N. 415).
Rechtliches
Die rechtlichen Voraussetzungen wurden vorne unter Ziff. 2.4.5.3 dargelegt.
Würdigung
Zum Vorbringen der Klägerinnen, wonach ihre Rechte aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung von 1970 und aufgrund öffentlicher Interessen nicht verwirken könnten, siehe die Erwägungen vorne unter Ziff. 2.4.5. 4.
Kenntnis von der Zeichenverletzung / fahrlässige Unkenntnis / langes Zuwarten: Die Beklagten machen geltend, die @A. .com-E-Mail-Adressen seit dem Jahr 1993 aktiv zu verwenden. Die Klägerinnen hätten diesen Gebrauch indessen erst im Jahr 2005, also rund 12 Jahre später beanstandet (act. 53 N. 586). Vorliegend ist rechtserheblich, ab welchem Zeitpunkt die Mitarbeiter der Beklagten 3, 4 und 5 die streitgegenständlichen E-Mail-Adressen in der Schweiz verwendet haben. Dem Screenshot von www.C. -switzerland.ch ist zu entnehmen, dass die Beklagte 3 im Jahr 1999 über die Adresse …_ch@A. .com in der Schweiz erreichbar gewesen ist (act. 18 N. 44, N. 191; act. 19/12). Aus den eingereichten Screenshots von ….org ergibt sich sodann für die Jahre 2000, 2003, 2004, 2006 und 2007, dass die individuellen E-Mail-Adressen einzelner leitender Angestellten auf den Internetseiten www.C. -switzerland.com und www.C. .ch sichtbar gewesen waren (act. 53 N. 569; 54/192196). Andererseits haben die Klägerinnen mit Schreiben vom 11. Februar 2005 die Nutzung der @A. .com-E-Mail-Adressen ausserhalb der USA und Kanada beanstandet (act. 43 N. 361; act. 5/38). Eine weitere Beanstandung dieser Nutzungshandlungen erfolgte mit Schreiben vom 21. Januar 2011 (act. 43 N. 413; act. 5/40). Ob die Beklagten bei dem rund sechsjährigen Zuwarten der Klägerin- nen zwischen 1999 und 2005 bereits davon ausgehen mussten, dass der klägerische Anspruch als befriedet erachtet werde, kann dahingestellt werden, zumal es
wie sogleich zu zeigen ist an der Tatbestandvoraussetzung des erworbenen wertvollen Besitzstandes fehlt.
Wertvoller Besitzstand: Die Beklagten machen geltend, dass die Mitarbeiter der Beklagten 3, 4 und 5 seit dem Jahr 1993 in der Schweiz und im Ausland unter diesen Adressen erreichbar seien. Auch die Visitenkarten und E-Mail-Signaturen würden seit jeher diese Adressen enthalten (act. 53 N. 604). Bei einer derart langjährigen Nutzung der @A. .com-Adressen hätten die Beklagten 3, 4 und 5 eine wertvolle Wettbewerbsstellung erlangt (act. 53 N. 605, N. 608). Es ist den Beklagten zwar beizupflichten, dass der Austausch der E-Mail-Adressen sämtlicher Mitarbeiter der Beklagten 3, 4 und 5 sowie das damit verbundene Anpassen sämtlicher Visitenkarten bzw. Internetpräsenzen mit einem grösseren (Organisations)-Aufwand verbunden ist. Deswegen haben die Beklagten indessen keine derart starke Wettbewerbsstellung erlangt, von der angenommen werden muss, dass sie (die Beklagten) die beanstandeten E-Mail-Adressen nicht ohne ernsthafte Nachteile durch neue ersetzen könnten. Das beanspruchte Vertrauen erscheint unter diesen Umständen nicht als schützenswert. Vielmehr sind diese Umtriebe bzw. Umstelllungen sowohl den Beklagten als auch ihren Adressaten zuzumuten. Demzufolge haben die Beklagten 3, 4 und 5 hinsichtlich der @A. .com-E- Mail-Adressen keinen wertvollen Besitzstand erwirtschaftet.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine Verwirkung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche der Klägerinnen in Bezug auf die @A. .com-E-Mail- Adressen weder dargetan noch nachgewiesen ist. Damit müssen die restlichen Voraussetzungen des Verwirkungstatbestand nicht mehr weiter geprüft werden.
Ausgangsgemäss erübrigt es sich, den Klägerinnen zu diesbezüglich vorgetrage- nen Dupliknoven Frist zur Stellungnahme anzusetzen.
Aktiv- und Passivlegitimation
Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beklagten 3, 4 und 5 die streitgegenständlichen E-Mail-Adressen verwendet hätten und damit passivlegitimiert seien (act. 1 N. 761). Die Beklagten bestreiten die Passivlegitimation der Beklagten 3, 4
und 5 nicht (act. 18 N. 426 ff.).
Der Gebrauch der streitgegenständlichen @A. .com-E-Mail-Adressen durch die Beklagten 3, 4 und 5 ergibt sich denn auch aus den Akten (act. 1 N. 548 ff., N. 553 ff., N. 555 ff.; act. 5/101 S. 114117; act. 5/105; act. 5/185 f.; act. 5/207
S. 25; act. 43 N. 829 ff.). Damit ist die Passivlegitimation der Beklagten 3, 4 und
5 gegeben.
Zwischenfazit
Demzufolge ist das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii) (Gebrauch des Zeichens A. in Form von abgedruckten @A. .com-E-Mail-Adressen auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5) als durch Klageanerkennung erledigt abzuschreiben.
Auf das Rechtsbegehren Ziff. 6 (iii) (Gebrauch der Zeichen A. & Co. und
A.
Manual auf Visitenkarten) ist sodann mangels Erstbegehungsgefahr
nicht einzutreten.
Den Beklagten 3, 4 und 5 ist schliesslich zu verbieten, E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil @A. .com in der Schweiz zu gebrauchen. Eine Frist von 60 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils erscheint für die Umsetzung dieser Anord- nungen als angemessen.
Vollstreckungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 9)
Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. ae ZPO kann der
Vollstreckungsrichter bei einem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen Dulden verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehört u.a. die von den Klägerinnen in ihren Rechtsbegehren Ziff. 9 beantragte Strafandrohung nach Art. 292 StGB.
Es erscheint vorliegend angemessen und wurde vom Bundesgericht in seinem Rückweisungsentscheid auch nicht beanstandet , die gerichtlichen Anordnungen in Bezug auf die mit diesem Entscheid beurteilten Rechtsbegehren mit einer an die verantwortlichen Organe der Beklagten gerichteten Strafandrohung nach Art. 292 StGB zu verbinden, um ihnen Nachdruck zu verleihen.
Urteilspublikation (Rechtsbegehren Ziff. 10)
Ausgangslage
Gemäss dem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 (act. 117) ist auch über das Begehren der Klägerinnen um Urteilspublikation neu zu befinden (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom 29. April 2020, E. 6.5.2, nicht publ. in: BGE 146 III 225).
Parteivorbringen
Die Klägerinnen machen geltend, über ein legitimes Informationsbedürfnis zu verfügen. Nur mittels Urteilspublikation könnten sie diejenigen Nutzer der Internetpräsenzen erreichen, welche durch die diversen .com-Internetpräsenzen der Beklagten verwirrt worden seien (act. 1 N. 762 f.; act. 43 N. 953).
Die Beklagten machen geltend, dass kein Informationsbedürfnis bestehe, zumal sie (die Beklagten) klarstellende Disclaimer verwendeten (act. 18 N. 435). Entsprechend würden die Klägerinnen auch über kein schutzwürdiges Interesse an der Urteilspublikation verfügen. Zudem hätten diese auch durch ihr langes Zuwarten hinsichtlich der Einleitung dieses Verfahrens ihr Rechtsschutzinteresse an der Urteilspublikation verloren (act. 18 N. 431 ff.; act. 53 N. 796 ff.).
Rechtliches
Gemäss Art. 60 MSchG kann der Richter auf Antrag der obsiegenden Partei anordnen, dass das Urteil auf Kosten der anderen Partei veröffentlicht wird, wobei er Art und Umfang der Veröffentlichung bestimmt. Die Urteilspublikation dient der Behebung der eingetretenen Marktverwirrung und soll weiteren Verletzungen vorbeugen (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 60 N. 1). Ebenso sieht Art. 9 Abs. 2 UWG die Möglichkeit der Urteilsveröffentlichung vor.
Art. 60 MSchG bzw. Art. 9 Abs. 2 UWG wohnt eine Wiedergutmachungs- und Störungsbeseitigungsfunktion inne; das Publikum soll über die gerichtlich festgestellte Rechtslage informiert werden bzw. es soll die verursachte Marktverwirrung behoben werden (vgl. DOMEJ, in: Kommentar zum UWG, Heizmann/Loacker [Hrsg.], Zürich/St. Gallen 2018, Art. 9 N. 26 ff.; FRICK, a.a.O., Art. 60 N. 1).
Würdigung
Die Klägerinnen beantragen in Rechtsbegehren Ziff. 10, sie seien zu ermächtigen, das vorliegende Urteil Teile daraus innert 30 Tagen ab Rechtskraft im Umfang von einer halben Seite und auf Kosten der Beklagten in einer beliebigen Sprache im Wirtschaftsteil in den Publikationsorganen Neue Zürcher Zeitung, Le Temps und Corriere del Ticino zu publizieren.
Wie nachstehend zu sehen ist, enthält das umfangreiche Entscheiddispositiv ei- nen mehrseitigen Beschluss, mit welchem einerseits zahlreiche Rechtsbegehren ganz teilweise als durch Klageanerkennung erledigt abgeschrieben werden und andererseits auf zahlreiche Rechtsbegehren ganz teilweise nicht eingetreten wird, sowie ein mehrseitiges Urteil, mit welchem in Bezug auf zahlreiche Rechtsbegehren ganz teilweise Verbote ausgesprochen werden und im Übrigen eine Klageabweisung erfolgt. Das Urteilsdispositiv ist wenig lesefreundlich und schwer verständlich ohne Kenntnis des vollständigen Rechtsbegehrens. Eine Publikation des reinen Urteilsdispositivs in den beantragten Medien erweist sich damit weder als verhältnis- noch zweckmässig. Sodann ist mit diesem Entscheid
wie vom Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts vom 29. April 2020 angeordnet im Wesentlichen eine detaillierte Anspruchsprüfung hinsichtlich der zahlreichen beklagtischen Internet- und Social-Media-Präsenzen erfolgt. Der besagte Rückweisungsentscheid, der einige zentrale Rechtsfragen mit grosser Tragweite in dieser Streitsache verbindlich entschieden hatte, wurde alsdann in die amtliche Sammlung der Bundesgerichtsentscheide aufgenommen und hat damit bereits seinerseits eine gewisse Publizität erfahren. Der Streitgegenstand, über den hier erneut zu befinden war, ist namentlich für das breite Publikum unübersichtlich und wohl schwer fassbar. Sodann gilt es zu berücksichtigen, dass die Beklagten mit ihrer Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 zumindest teilweise den klägerischen Forderungen stattgegeben haben. Welchen Zusatznutzen eine Publikation dieses Entscheids auch in einer Kurzfassung in den beantragten Medien unter diesen Umständen für die breite Öffentlichkeit bieten soll, ist weder dargetan noch ersichtlich. Damit liegen die Voraussetzungen für eine Urteilspublikation nicht vor, weshalb das Rechtsbegehren Ziff. 10 vollumfänglich abzuweisen ist.
Kosten- und Entschädigungsfolgen
Gerichtskosten
Wie bereits im Entscheid des Handelsgerichts vom 29. Mai 2019 festgehalten (act. 106 E. 16.1), bestimmt sich die Höhe der Gerichtsgebühr nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Im genannten Entscheid wurde der Streitwert auf CHF 9'600'000. veranschlagt. Dieser Streitwert ist da vom Bundesgericht nicht beanstandet für den hiesigen Entscheid verbindlich. Auf dieser Basis wur- de im Erstentscheid des Handelsgerichts in Anwendung von § 4 Abs. 1 GebV die ordentliche Grundgebühr von CHF 116'750. errechnet. Diese Grundgebühr wur- de sodann aufgrund der Komplexität und des Aktenumfanges um rund die Hälfte auf CHF 170'000. erhöht. Diese Erwägungen wurden im Rückweisungsentscheid ebenfalls nicht beanstandet (Urteil 4A_335/2019 des Bundesgerichts vom
29. April 2020, E. 8, nicht publ. in: BGE 146 III 225). Indessen ist zu berücksichtigen, dass seit dem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 zahlreiche neue Eingaben namentlich Noveneingaben (z.B. act. 113; act. 115; act. 122; act. 131; act. 146) und Verfügungen ergingen (act. 113 bis act. 180). Sodann wurde das Verfahren zwecks aussergerichtlicher Vergleichsgespräche mehrfach sistiert (act. 118; act. 120; act. 124; act. 125; act. 133; act. 134; act. 136; act. 138;
act. 139; act. 141; act. 143; act. 144). Diese Vergleichsgespräche verliefen ergebnislos. Ferner mündete die von den Beklagten eingereichte Unterlassungserklärung vom 23. Dezember 2021 (act. 150; act. 151/244) in weitere (teilweise) umfangreiche Eingaben und Verfügungen (act. 153; act. 154; act. 156; act. 158;
act. 160; act. 163; act. 164; act. 166; act. 168; act. 170). Sodann führte auch die Fusion der Beklagten 2 und die damit verbundene Umfirmierung zu weiteren Eingaben und Verfügungen (act. 170; act. 172; act. 175; act. 177; act. 179). Zusammengefasst sind seit dem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 erhebliche weitere Aufwände angefallen, die hinsichtlich der Gerichtsgebühr (und der Parteientschädigung) zu berücksichtigen sind. Demzufolge rechtfertigt es sich, die or- dentliche Grundgebühr (CHF 116'750.) in Anwendung von § 4 Abs. 2 GebV neu um rund 75% auf CHF 200'000. zu erhöhen.
Kostenauflage
Für die Beschlüsse ist keine separate Kostenfestsetzung angezeigt. Es wäre angesichts der vorliegenden Umstände illusorisch und entspräche einer zu vermei- denden Scheingenauigkeit, die Kosten im Einzelnen aufzugliedern. Vielmehr sind diese im Rahmen einer Gesamtbetrachtung festzulegen.
Unter Berücksichtigung der jeweiligen anerkannten Klagebegehren obsiegen die Klägerinnen in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 1b (Eventualbegehren), Ziff. 2, Ziff. 3, Ziff. 5 und Ziff. 7 vollständig, in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 4, Ziff. 8 und Ziff. 9 nahezu vollständig (jeweils ca. zu 75%) und in Bezug auf das Rechtsbegehren Ziff. 6 rund zur Hälfte. Insgesamt obsiegen die Klägerinnen zu rund 75% und die Beklagten zu rund 25%. Demzufolge sind die Kosten den Klägerinnen zu 25 % (CHF 50'000.) und den Beklagten zu 75% (CHF 150'000.) aufzuerlegen.
Da sowohl die Klägerinnen als auch die Beklagten je gemeinsame Rechtspositio- nen vertreten, haften sie für die Kosten solidarisch (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Eine interne Verteilung der Kosten auf die einzelnen Parteien bzw. Solidarschuldner ist entsprechend nicht erforderlich (JENNY, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 106 N. 14).
Die Kosten sind vorab aus dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss zu decken. Für die den Beklagten auferlegten Kosten ist den Klägerinnen das Rückgriffsrecht auf die Beklagten einzuräumen (Art. 111 ZPO).
Parteientschädigungen
Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt CHF 103'400. (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Der Anspruch auf die Gebühr entsteht u.a. mit der Erarbeitung der Begründung. Sie deckt auch die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung sowie für die zweite Rechtsschrift wurde im Erstentscheid des Handelsgerichts vom 29. Mai 2019 ein Zuschlag von insgesamt der Hälfte gewährt (act. 106 Ziff. 16.2). Die seit dem Rückweisungsentscheid vom 29. April 2020 neu in den Prozess eingebrachten Themen (Unterlassungserklärung, Fusion/Umfirmierung) generierten auch für die Parteivertreter zusätzlichen Aufwand. Entsprechend rechtfertigt sich nunmehr ein Zuschlag von 75% (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Daraus resultiert eine Parteientschädigung in Höhe von insgesamt rund CHF 180'000.. Entsprechend ihrem Obsiegen und Unterliegen im vorliegenden Verfahren ist den Klägerinnen eine re- duzierte Parteientschädigung von CHF 90'000.– (50%) zuzusprechen. Angesichts der gemeinsamen Vertretung und der gleichlaufenden Interessen ist wiederum auf eine interne Verteilung zu verzichten; die Beklagten haften solidarisch.
Das Handelsgericht beschliesst :
Die Klage wird mit Bezug auf die Rechtsbegehren
Ziff. 2 lit. a (www.A. -E. .com);
Ziff. 2 lit. c (www.A. G. .com);
Ziff. 2 lit. d (www.A. H. .com);
Ziff. 2 lit. e (www.A. I. .com);
Ziff. 2 lit. g (www.A. K. .com);
Ziff. 2 lit. h (www.A. L. .com);
Ziff. 2 lit. i (www.A. P. .com);
Ziff. 2 lit. j (www.A. manuals.com);
Ziff. 3 lit. a (www.facebook.com/A. M. );
Ziff. 3 lit. b (www.facebook.com/A. N. );
Ziff. 3 lit. c (www.facebook.com/A. L. );
Ziff. 3 lit. d (www.facebook.com/A. Manual);
Ziff. 3 lit. e (www.facebook.com/A. O. );
Ziff. 3 lit. f (www.facebook.com/A. P. );
Ziff. 3 lit. g (www.facebook.com-/A. Q. );
Ziff. 3 lit. h (www.facebook.com/A. J. );
Ziff. 3 lit. i (www.facebook.com/A. V. );
Ziff. 4 lit. c (https://twitter.com/A. N. 1);
Ziff. 4 lit. e (https://twitter.com/A. R. );
Ziff. 4 lit. j (https://twitter.com/A. J. );
Ziff. 4 lit. k (https://twitter.com/A. J. );
Ziff. 4 lit. o (https://linkedin.com/company/A. - Corporate-Responsibility);
Ziff. 5, soweit der Kennzeichengebrauch auf den vorstehenden Inter- net- und Social-Media-Präsenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 2 lit. a, Ziff. 2 lit. c, Ziff. 2 lit. d, Ziff. 2 lit. e, Ziff. 2 lit. g, Ziff. 2 lit. h, Ziff. 2 lit. i, Ziff. 2 lit. j, Ziff. 3 lit. a, Ziff. 3 lit. b, Ziff. 3 lit. c, Ziff. 3 lit. d, Ziff. 3
lit. e, Ziff. 3 lit. f, Ziff. 3 lit. g, Ziff. 3 lit. h, Ziff. 3 lit. i, Ziff. 4 lit. c, Ziff. 4 lit. e, Ziff. 4 lit. j, Ziff. 4 lit. k und Ziff. 4 lit. o betroffen ist;
Ziff. 6 (i) (Verwendung des Zeichens A. [in Alleinstellung] zur Kennzeichnung der Unternehmung im Eingangsbereich und der Empfangshalle der Beklagten 3);
Ziff. 6 (iii) (Gebrauch des Zeichens A. in Form von @A. .com E-Mail-Adressen auf Visitenkarten der Beklagten 3 bis 5);
Ziff. 7 (Verlinkungen);
als durch Klageanerkennung erledigt abgeschrieben.
Auf die Rechtsbegehren
Ziff. 6 (v) (Gebrauch der Zeichen A. [in Alleinstellung], A. & Co. [in Alleinstellung] und A. Manual [einzeln kombiniert] im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von Waren und Dienstleistungen im Bereich der Humanoder Veterinärmedizin);
Ziff. 6 (vi) (sonstiger Gebrauch der Zeichen A. [in Alleinstellung], A.
& Co. [in Alleinstellung] und A.
Manual [einzeln kombiniert] im geschäftlichen Verkehr in der Schweiz);
Ziff. 6 (iii) (Gebrauch der Zeichen A.
& Co. [in Alleinstellung]
und A. Manual [einzeln kombiniert] auf Visitenkarten); wird nicht eingetreten.
Die Kosten- und Entschädigungsfolgen richten sich gemäss nachfolgendem Erkenntnis.
Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkenntnis.
Das Handelsgericht erkennt :
Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die Domain www.A. .com und/oder deren Unterseiten (www.A. .com/xy) (Rechtsbegehren Ziff. 1b) Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Inter- netnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-IP-Datenbank von T. , (ii) eine CDNSoftware von U.
mit Geo-IP-Datenbank, (iii) eine gleichwertige
Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95% der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert.
Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die Domains www.A. F. .com und www.A. J. .com und/oder deren Unterseiten www.A. F. /xy.com und www.A. J. /yx.com (Rechtsbegehren Ziff. 2 lit. b und f) Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (i) eine Geo-IPDatenbank von T. , (ii) eine CDN-Software von U.
mit Geo-IPDatenbank, (iii) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig
jede Technologie gilt, die mindestens 95% der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert.
Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr über die Internetpräsenzen www.youtube.com/user/A. und www.youtube.com/user / A. E. (Rechtsbegehren Ziff. 3 lit. j und k) Inhalte für Anfragen, die (bspw. durch Eingabe der Adresse in der Adresszeile eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse eines Browsers durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Adresse) durch Personen in der Schweiz erfolgen, zugänglich zu machen und/oder zugänglich machen zu lassen, wobei ein Inhalt dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf YouTube sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden anwenden lassen, um deren Anfragen zu blockieren.
Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils über die folgenden Internetadressen
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. a (twitter.com/A. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. b (twitter.com/A. L. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. f (twitter.com/A. S. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. g (twitter.com/A. O. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. h (twitter.com/A. P. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. i (twitter.com/A. Q. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. l (twitter.com/A. W. );
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. m (linkedin.com/A. ) und
Rechtsbegehren Ziff. 4 lit. n (linkedin.com/company/A. - E. )
Nachrichten an Personen in der Schweiz zu senden, senden zu lassen, zu richten und/oder richten zu lassen, wobei ab dem Zeitpunkt, in dem Twitter bzw. LinkedIn Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen zur Verfügung stellen, eine Nachricht dann nicht als an Personen in der Schweiz gesendet gerichtet gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 auf Twitter bzw. LinkedIn sämtliche zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz Internetnutzer mit einer Schweizer IP-Adresse anwenden anwenden lassen, um zu verhindern, dass eine Nachricht an diese gesendet und/oder gerichtet wird.
Den Beklagten 1 und 2 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft des Urteils auf den bestimmungsgemäss abrufbaren Internetpräsenzen betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 1b, Ziff. 2b, Ziff. 2f, Ziff. 3j, Ziff. 3k, Ziff. 4a, Ziff. 4b, Ziff. 4f, Ziff. 4g, Ziff. 4h, Ziff. 4i, Ziff. 4l, Ziff. 4m und Ziff. 4n die folgenden Kennzeichen einzeln kombiniert (i) zur Kennzeichnung der Unternehmen der Beklagten 1 und 2, (ii) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung dem Vertrieb von Waren und/oder Dienstleistungen im Bereich der Human- und Veterinärmedizin, (iii) sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen, wobei eine Internetseite dann nicht als Personen in der Schweiz zugänglich gemacht gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 (i) eine Geoblocking-Technologie zwecks Blockierung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl, (a) eine Geo-IP-
Datenbank von T. , (b) eine CDN-Software von U.
mit Geo-IPDatenbank, (c) eine gleichwertige Technologie, wobei als gleichwertig jede Technologie gilt, die mindestens 95% der Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse blockiert, bzw. (ii) sämtliche von der jeweiligen Plattform zur Verfügung gestellten Länderbeschränkungs- und Geotargeting-Massnahmen für Personen in der Schweiz Internetnutzer mit ei- ner Schweizer IP-Adresse anwenden anwenden lassen:
… [div. Abbildungen]
Der Beklagten 3 wird verboten, nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechtskraft
des Urteils die Kennzeichen A.
& Co. (in Alleinstellung) und
A. Manual (einzeln kombiniert) zur Kennzeichnung ihrer Unter- nehmen im Empfangsbereich und der Eingangshalle der Beklagten 3 (Rechtsbegehren Ziff. 6 [i]) zu gebrauchen und/oder gebrauchen zu lassen.
Den Beklagten 3, 4 und 5 wird verboten, nach Ablauf von 60 Tagen ab Rechtskraft dieses Urteils E-Mail-Adressen mit dem Bestandteil @A. .com in der Schweiz zu gebrauchen (Rechtsbegehren Ziff. 8).
Im übrigen Umfang wird die Klage abgewiesen.
Für den Fall der Widerhandlung gegen Dispositiv-Ziffern 1 bis 7 wird den jeweils verantwortlichen Organen der Beklagten die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.) angedroht.
Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen
Wer der von einer zuständigen Behörde einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 200'000..
Die Kosten werden den Klägerinnen – unter solidarischer Haftung – zu 25% (CHF 50'000.) und den Beklagten ebenfalls unter solidarischer Haftung zu 75% (CHF 150'000.) auferlegt. Sie werden vorab aus dem von den Klägerinnen geleisteten Kostenvorschuss (CHF 240'000.) gedeckt. Für den Anteil der Beklagten (CHF 150'000.) wird den Klägerinnen das Rückgriffsrecht auf die Beklagten eingeräumt.
Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, den Klägerinnen eine Parteientschädigung in Höhe von CHF 90'000. zu bezahlen.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 9'600'000..
Zürich, 9. November 2022
Handelsgericht des Kantons Zürich
Die Vizepräsidentin:
Dr. Claudia Bühler
Die Gerichtsschreiberin:
Dr. Corina Bötschi
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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